Merkinbreuk wegens onjuiste ompakking van gewasbestrijdingsmiddel

Rechtbank Den Haag 11 juli 2018, IEF 17828; ECLI:NL:RBDHA:2018:8298 (Syngenta tegen Zeenop) Merkrecht. Syngenta is fabrikant van gewasbeschermingsmiddelen. Ze biedt onder meer Syngenta en Amistar aan. Amistar is een van de producenten die Syngenta-merken op de markt brengt. ZeeNop is een groothandel in gewasbestrijdingsmiddelen. Ze hebben een vergunning voor het middel Amiplus. Amiplus betreft het door Syngenta geproduceerde Amistar in de fles zoals deze door Syngenta in Frankrijk op de markt is gebracht, met daarop door ZeeNop nieuw aangebrachte etiketten en een door haar daarbij gevoegde gebruiksaanwijzing. Syngenta vordert inbreuk op het merk te staken en gestaakt te houden. De vordering wordt toegewezen omdat op de nieuwe verpakking niet duidelijk wordt vermeld wie het product heeft omgepakt en wie de fabrikant is.

2.4. Amiplus betreft het door Syngenta geproduceerde Amistar in de fles zoals deze door Syngenta in Frankrijk op de markt is gebracht, met daarop door ZeeNop (nieuw) aangebrachte etiketten en een door haar daarbij gevoegde gebruiksaanwijzing (hierna: de Amiplus-producten).

4.5. Uit jurisprtidentie van het Hof van Justitie betreffende het herverpakken van met name farmaceutische prodttcten volgt dat deze afwijking van het grondbeginsel van het Vrije verkeer van goederen in het kader van het merkrecht gerechtvaardigd is, omdat het merk de waarborg dient te kunnen bieden dat alle van dat merk voorziene producten zijn vervaardigd onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden gehouden voor de kwaliteit ervan. Van belang is de wezenlijke functie van het merk, namelijk dat aan de consument of eindgebruiker met betrekking tot het gemerkte product de identiteit van oorsprong wordt gewaarborgd, zodanig dat hijm het product zonder verwarring van prodticten van andere herkomst kan onderscheiden. Deze herkomstgirantie impliceert dat de consument of eindgebruiker erop mag rekenen dat derden niet in een aan de verhandeling voorafgegane fase zonder toestemming van de merkgerechtigde hebben ingegrepen in de oorspronkelijke toestand van het product. Ompakking van een merkproduct in een nieuwe verpakking door een derde zonder toestemming door de merkhouder, kan reële risico’s voor deze herkomstgarantie vormen en tast het specifieke voorwerp van het merk aan, zo heeft het Hof van Justitie overwogen.

4.6. In voornoemde jurisprudentie is echter ook bepaald dat de afwijking van het vrije verkeer van goederen die het gevolg is van het verzet van de merkhotider tegen ompakking ontoelaatbaar is wanneer de uitoefening van het recht van de merkhouder een verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten vormt.9 Van een dergelijke verkapte beperking is sprake wanneer de uitoefening van het recht van de merkhouder om op te komen tegen ompakking bijdraagt tot kunstmatige afscherming van de markten en tvanneer de ompakking voor het overige op zodanige wijze geschiedt dat de rechtmatige belangen van de merkhouder worden geëerbiedigd.’° De wijziging die ompakking meebrengt kan dus door de merkhouder worden verboden, tenzij ompakking noodzakelijk is om parallel ingevoerde producten te kunnen verhandelen en voor het overige de rechtmatige belangen van de merkhotider worden beschermd.’1

4.7. Aan de hand van de hiervoor weergegeven uitgangspunten is in dejurisprcidentie van het Hof van Justitie bepaald dat, lid 2 van (thans) artikel 15 UMVo zo dient te worden uitgelegd dat de merkhouder zich rechtmatig kan verzetten tegen ompakking, tenzij:
1. komt vast te staan, dat het gebruik van het merkrecht door de merkhouder om zich tegen de verhandeling van de omgepakte producten onder zijn merk te verzetten, tot kunstmatige afscherming van de markten van de Lid-Staten zal bijdragen;
2. wordt aangetoond, dat de ompakking de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende product niet kan aantasten;
3. op de nieuwe verpakking dtiideljk wordt vermeld wie het product heeft omgepakt, alsook de naam van de fabrikant;
4. de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden. Zo mag de verpakking niet defect, van slechte kwaliteit of slordig zijn, en
5. de importeur de merkhouder tevoren ervan in kennis stelt, dat het omgepakte product op de markt wordt gebracht, en hem desgevraagd een exemplaar van het omgepakte prodtict levert.’2 Deze voorwaarden moeten in het licht van de bovengenoemde jurisprudentie zo worden begrepen dat de eerste voorwaarde het belang van het vrije verkeer van goederen beschermt en de overige voorwaarden de rechtmatige belangen van de merkhouder waarborgen.

5.1. beveelt ZeeNop met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis binnen de EU, althans voor wat betreft de internationale merken met registratienummers 732663 en 749131 in de Benelux, iedere inbreuk op de Syngenta-merken te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder het zonder dat aan de hiervoor onder 4.7 genoemde derde en vijfde voorwaarde is voldaan, aanbieden en verhandelen van de hiervoor onder 2.4 bedoelde Amiplus-producten, op straffe van een dwangsom van € 5.000,- per product of per dag, een dagdeel daaronder begrepen, dit ter keuze van Syngenta, met een maximum van € 250.000,-;