Merknietigheid bij kwade trouw ook na vijf jaar mogelijk

HvJ EU 10 juli 2025, IEF 22854; IEFbe 3949; ECLI:EU:C:2025:556 (Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A.U. tegen Embutidos Monells S.A.). Carvajal is houder van de oudere Uniemerken 5J Cinco Jotas en 5J voor waren van klasse 29. Monells is houder van de Spaanse merken 5Ms en 5Ps, aangevraagd en ingeschreven voor dezelfde waren. In een buitengerechtelijke ingebrekestelling verzoekt Carvajal aan Monells het gebruik te staken en afstand te doen van de inschrijvingen. Daarbij worden twee specifieke data genoemd die samenvallen met het verstrijken van de vijfjaarstermijn waarbinnen een vordering tot nietigverklaring wegens gedogen kan worden ingesteld. De procedure tot nietigverklaring wordt later, na die termijn, ingesteld en is gebaseerd op de stelling dat Monells bij de aanvraag te kwader trouw heeft gehandeld. Monells voert aan dat Carvajal het gebruik jarenlang heeft toegestaan en door de brief de verwachting heeft gewekt dat na de genoemde data geen procedure meer zou volgen.

De verwijzende rechter vraagt of de houder van het oudere merk na de in de brief genoemde datum nog nietigverklaring kan vorderen op grond van kwade trouw, ook wanneer de benodigde gegevens om aan te nemen dat de aanvraag te kwader trouw is gedaan, al bekend waren. Het Hof verduidelijkt dat de termijn van vijf jaar voor rechtsverwerking wegens gedogen alleen geldt als het jongere merk te goeder trouw is aangevraagd. Indien de aanvraag te kwader trouw is gedaan, kan rechtsverwerking niet worden tegengeworpen. Kwade trouw is een absolute nietigheidsgrond. Het Hof merkt op dat kwade trouw de ontwikkeling van een gezonde mededinging schaadt, omdat zij uitdrukking geeft aan het voornemen om, op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken, afbreuk te doen aan de belangen van derden of een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk.

Een in een ingebrekestelling genoemde uiterste datum, zelfs wanneer deze samenvalt met het einde van de vijfjaarstermijn, kan het recht om nietigverklaring te vorderen op grond van kwade trouw niet beperken. Degene die zich op kwade trouw beroept, moet dit bewijzen in de inhoudelijke beoordeling van de vordering. Aangezien dit antwoord toereikend is voor de verdere behandeling, behoeft de tweede vraag geen beantwoording. De zaak wordt terugverwezen voor verdere beslissing met inachtneming van deze uitleg. De procedure geldt als een incident, zodat de verwijzende rechter over de kosten beslist; kosten van derden komen niet voor vergoeding in aanmerking.

45 De kwade trouw van de houder van een merk bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit merk schaadt de ontwikkeling van een gezonde mededinging, aangezien zij uitdrukking geeft aan het voornemen van deze houder om, op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken, afbreuk te doen aan de belangen van derden of, zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben, een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk (zie in die zin arrest van 29 januari 2020, Sky e.a., C‑371/18, EU:C:2020:45, punt 75 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

50 Gelet op een en ander dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat artikel 9, lid 1, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een ouder merk die in een tot de houder van een jonger merk gerichte buitengerechtelijke ingebrekestelling strekkende tot staking van het gebruik van dat merk, een uiterste datum voor het instellen van een vordering tot nietigverklaring van dit merk heeft vermeld, die samenvalt met het verstrijken van de in dat artikel 9, lid 1, bedoelde vervaltermijn van vijf opeenvolgende jaren, na de aangegeven datum nietigverklaring ervan kan vorderen op grond van kwade trouw van de houder van het jongere merk bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van dat merk, ook al beschikte de houder van het oudere merk op het tijdstip van die ingebrekestelling over alle noodzakelijke gegevens om aan te nemen dat dit merk te kwader trouw was gedeponeerd.