Merkrecht europallets EPAL uitgeput

Gerechtshof Den Haag 3 juli 2019 IEF 18619; ECLI:NL:GHDHA:2018:3955 (PHZ tegen EPAL) Merkenrecht. Vervolg op eerste aanleg [ECLI:NL:RBDHA:2016:10248]. EPAL is houdster van het merk EPAL voor o.a. opnieuw te gebruiken pallets. EPAL houdt zich bezig met beheer en controle op de kwaliteit van europallets. Op grond van het EPAL-systeem moeten de europallets aan bepaalde normen voldoen en mogen onder meer de productie en de handel daarin alleen door bedrijven worden gedaan met een door EPAL afgegeven gebruiksrecht. PHZ beschikt niet over een gebruiksrecht en heeft een aantal europallets gerepareerd van het merk EPAL. In eerste aanleg werd PHZ geboden het verhandelen van de inbreukmakende producten te staken. PHZ vordert in hoger beroep vernietiging van het vonnis van de rechtbank. Het vonnis in eerste wordt deels vernietigd.

4.9. […] Het merk heeft niet de functie in te staan voor de kwaliteit nadien en garandeert ook niet dat derden daaraan geen reparaties zullen verrichten. Met andere woorden: anders dan EPAL betoogt is het niet mogelijk om via een collectief merk af te dwingen dat pallets nadat zij met toestemming van de merkhouder in de handel zijn gebracht volgens bepaalde normen worden gerepareerd om daarmee de kwaliteit, na eerste verhandeling, te handhaven. De – kennelijk op het Valeo-arrest geënte – subsidiaire stellingen van EPAL dat iedere reparatie door een niet licentienemer een wijziging van meer dan ondergeschikte betekenis inhoudt (punten 40-44 e.v. MvA en punten 27-29 e.v. PA), missen in dit licht relevantie.

4.10. De aantastingen die volgens EPAL plaatsvinden aan de kwaliteitsgarantie- en investeringsfunctie berusten – eveneens – op de stelling dat PHZ pallets heeft doorverkocht waarop reparaties waren uitgevoerd die niet aan de normen en specificaties van het EPAL-systeem voldeden. Het onder 4.9 overwogene – dat er op neerkomt dat reparaties geen wijziging in de toestand van de waar opleveren – brengt met zich dat door de handelwijze van PHZ ook geen afbreuk aan deze functies van het EPAL-merk wordt gedaan. Daaruit volgt immers dat de pallets na de reparaties niet als kwalitatief minder zijn aan te merken dan de voorheen onder controle van EPAL verhandelde pallets en dat zij dus ook niet als niet schadelijk voor de reputatie van het EPAL-merk zijn te beschouwen.

5.5. Het bestreden vonnis zal deels worden vernietigd en alleen, vanwege rov. 3.2, worden bekrachtigd voor zover PHZ daarin is geboden om het verder verhandelen te staken van pallets voorzien van het EPAL-merk die gerepareerd zijn door PHZ en waarbij de reparaties wijzigingen behelzen die niet van ondergeschikte betekenis zijn. PHZ hanteert het begrip ‘wijziging die niet van ondergeschikte betekenis is’ in de zin van het ‘Valeo’-arrest, maar de invulling die EPAL aan dat begrip geeft (zie punt 42 MvA) – iedere reparatie vormt een wijziging van meer dan ondergeschikte betekenis – lijkt niet te rijmen met de regels van dat arrest. Omdat het hier gaat om een door PHZ vrijwillig aangelegde beperking (zie rov. 3.2) is in dit kader de opvatting van PHZ leidend.