Na confrontatie met de tekens
Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 10 december 2010, KG ZA 10-10-1121, G-Star International B.V. c.s. tegen H&M Hennes & Mauritz Netherlands B.V. (met dank aan Claudia Zeri, Howrey).
Merkenrecht. G-Star maakt op grond van haar woordmerken RAW bezwaar tegen het gebruik van de woorden "Raw beat experience" op een T-Shirt van H&M. Vorderingen toegewezen. "H&M heeft niet aannemelijk gemaakte dat de aanduiding "raw" voor kleding ook maar enigzins gangbaar is." Verwarring is voldoende aannemelijk gemaakt: merkinbreuk ‘sub b’. Pan-Europees verbod “omdat gedaagde niet heeft willen toezeggen dat zij de weergegeven tekens niet buiten Nederland zal gebruiken.” In citaten:
Onderscheidend vermogen: 4.6. Het ingeroepen merk heeft voor de waren kleding naar voorlopig oordeel al van huis uit onderscheidend vermogen. G-Star heeft overgelegd een verslag van een onder leiding van een kantoorgenoot van haar raadsman uitgevoerd onderzoek onder 458 respondenten naar de bekendheid van het Gemeenschapsmerk. Volgens dit verslag zou door circa 30% van de respondenten bij confrontatie met de tekens 'RAW' en gevraagd waaraan zij dachten de naam G-Star of GapStar (de rechtsvoorganger van G-Star) zijn genoemd. H&M bestrijdt niet dat dit verslag een juiste weergave van het onderzoek is of dat de opzet van het onderzoek niet juist is. Wel bestrijdt zij dat het Gemeenschapsmerk een bekend merk is.
4.7. Voorshands kan in ieder geval mede op grond van dit onderzoek en nu H&M niets heeft aangereikt waaruit het tegendeel is af te leiden worden aangenomen dat het publiek in staat is aan de hand van de tekens 'RAW' de kleding van G-Star te onderscheiden van die van andere ondernemingen en dat het Gemeenschapsmerk dus onderscheidend vermogen heeft. Voorts heeft H&M niet weersproken de stelling van G-Star dat zij in de laatste jaren een zeer aanzienlijke omzet heeft gehad van onder het Gemeenschapsmerk verkochte kleding in meerdere landen in de Gemeenschap. Daarvan uitgaande is aannemelijk dat, zoals G-star stelt, het Gemeenschapsmerk is ingeburgerd.
4.8. De voorzieningenrechter acht vooralsnog evenmin overtuigend de stelling dat de tekens 'RAW' beschrijvend kunnen zijn voor kleding omdat volgens H&M kleding een ruig, onafgewerkt aanzien kan hebben, zoals jeans met gaten. H&M heeft niet aannemelijk gemaakt dat de aanduiding 'raw' voor kleding ook maar enigszins gangbaar is. Voor het Nederlandse woord 'ruig' is dit mogelijk anders, maar zelfs indien wordt aangenomen dat 'ruig' beschrijvend kan zijn voor kleding, dan geldt dat nog niet zonder meer ook voor het Engelse woord 'raw' waarvan ruig een van de vertalingen is. Bovendien staat beschrijvendheid van het merk niet in de weg aan de geldigheid indien het merk is ingeburgerd.
Sub a: 4.13. De voorzieningenrechter acht voorshands aannemelijk dat de gemiddelde consument niet slechts de door H&M gebruikte tekens 'RAW' zal opvatten als aanduiding van de herkomst van de waren maar dat hij daarin mede betrekt de tekens 'BEAT' en/of 'BEAT EXPERIENCE' en mogelijk de tussen de tekstelementen geplaatste afbeelding. De verschillen tussen deze tekens en het Gemeenschapsmerk zijn meer dan onbeduidend. Er is daarom geen sprake van een gelijk teken zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 sub a GMVo c.q. artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE, zodat de vordering op die grondslag niet voor toewijzing in aanmerking komt.
Sub b: 4.15. Theoretische beschouwing van het verwarringsgevaar kan achterwege blijven omdat G-Star vooralsnog voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het gebruik van de tekens daadwerkelijk leidt tot verwarring bij het publiek. Uit het door G-Star overgelegde Ivomar rapport (productie 23) van een uitgevoerd marktonderzoek blijkt dat circa 30% van de ondervraagden na confrontatie met de tekens opgaven te menen dat het kledingstuk afkomstig is van G-Star. H&M heeft tegen dit onderzoek geen ander inhoudelijk bezwaar ingebracht dan dat slechts een afbeelding is getoond terwijl de gemiddelde consument de kleding zal passen en daarbij op een H&M logo zal stuiten. Dit argument overtuigt de voorzieningenrechter vooralsnog niet. Aannemelijk is dat een aanmerkelijk deel van het publiek het stadium van passen niet zal bereiken omdat van koop wordt afgezien of omdat de kleding wordt gekocht zonder passen. Bovendien is de relevantie van het verwarringsgevaar niet beperkt tot het tijdstip waarop de consument aankoop overweegt.
4.16. De voorzieningenrechter oordeelt daarom voorshands dat H&M door gebruik van de tekens als weergegeven onder 2.5 voor waren waarvoor het merk is ingeschreven inbreuk maakt op het Gemeenschapsmerk van G-star als bedoeld in artikel 9 lid I sub b GMVo. In de onderhavige procedure is het dus niet relevant of het Gemeenschapsmerk, zoals G-Star stelt en H&M betwist, een bekend merk is.
4.1 8. Het op te leggen verbod zal, zoals gevorderd, betrekking hebben op de gehele Gemeenschap. G-Star heeft daarbij belang nu H&M desgevraagd niet heeft willen toezeggen dat zij de onder 2.5. weergegeven tekens niet buiten Nederland zal gebruiken.
Lees het vonnis hier.
