Nabootsing van een woord (noot)

Evert van Gelderen (De Gier | Stam & Advocaten): Noot bij Vzr. Rechtbank Zwolle, 19 april 2010, LJN: BN0557, Quaron Cleaning Systems B.V. tegen Ewepo B.V. (IEF 8968)

De uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwolle d.d. 19 april 2010 verdient – in ieder geval – op twee punten aandacht. Allereerst kent de Voorzieningenrechter naar mijn mening een wel erg ruime ”seriemerkachtige” bescherming toe aan een enkel woordmerk. Maar belangrijker nog acht ik de onrechtmatige daadsbescherming die wordt toegepast op (volgens de rechter onderscheidende) tekens.

Voorgeschiedenis

Ewepo B.V. en QCS (Quaron Cleaning Systems B.V.) werk(ten) samen op het gebied van reinigingsmiddelen. Ewepo was een dealer van QCS. QCS en Ewepo krijgen een geschil, met name doordat QCS de dealervoorwaarden aanpast. Ewepo gaat vervolgens eigen (huismerk) producten verkopen. Volgens QCS hanteert Ewepo daarbij productnamen die inbreuk maken op haar merkrechten, althans dat er sprake is van onrechtmatig gebruik en dat Ewepo haar producten slaafs nabootst.

Beoordeling

1. Merkrecht. Het beroep van QCS op het merk ‘Relanol’ wordt door de Voorzieningrechter terecht terzijde geschoven, omdat dit merk toebegoort aan een andere onderneming (en er is kennelijk door QCS niets gesteld over een licentie/machtiging).

Het beroep op het merk ‘Relaxin’ is wel succesvol. Ewepo heeft één van haar huismerkproducten ‘EW Relaxin’ genoemd. De Voorzieningenrechter wijst de vordering kennelijk niet toe op basis van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE, want er worden in de overwegingen gronden genoemd die meer aansluiten bij sub b (vergissingsgevaar) en sub c en d (ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk):

“De voorzieningenrechter acht aannemelijk dat door het gebruik van deze naam door Ewepo ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat de kring van klanten waaraan Ewepo het product met de naam ‘EW Relaxin’ afzet grotendeels wordt gevormd door klanten die daarvóór, via Ewepo, producten van QCS afnamen. Onder deze omstandigheden is aannemelijk dat de eindgebruiker zich kan vergissen met betrekking tot de herkomst of oorsprong van het door Ewepo aangeboden product met de naam ‘EW Relaxin’ en ten onrechte kan menen dat dit product deel uitmaakt van de (reeks) door QCS aangeboden producten waarbij het bestanddeel ‘Rela’ uit het woordmerk ‘Relaxin’ in de naam verwerkt is.”

De Voorzieningenrechter vervolgt deze overweging met een beoordeling over het gebruik door Ewepo van de productnaam ‘Relafood 20’:

“Het voorgaande geldt evenzeer voor het gebruik door Ewepo van het bestanddeel ‘Rela’ in de door haar gebruikte naam ‘Relafood 20’.”

 
De Voorzieningenrechter lijkt in de bovenstaande overwegingen een soort “seriemerkachtige” bescherming toe te kennen aan het onderdeel “Rela” uit het enkele woordmerk “Relaxin” (er is overigens niets gesteld over een serie aan merken van QCS waarin het onderdeel “Rela” voorkomt). Naar mijn mening gaat de rechter hier wel erg kort door de bocht en mist een voldoende deugdelijke motivering waarom “Relafood 20” verwarringwekkend overeenstemt met “Relaxin”. Hoofdregel is immers dat het merk zoals gedeponeerd wordt vergeleken met het teken zoals dat wordt gebruikt. 

2. Nabootsing van als onderscheidingsmiddel te beschouwen woorden. Nog interessanter worden de overwegingen van de Voorzieningenrechter omtrent het gebruik door Ewepo van een aantal andere tekens.

Het gebruik van de tekens ‘EW Cetaclean’, ‘EW Pervit Pre’, ‘EW 44 Ovencip’, ‘EW 77 Supermousse’, ‘EW W8 AS’, ‘Bacto Gel’, ‘EW Ovencip’, ‘EW TCU’, ‘EW 15 ontvetter 60’, ‘EW Clean HG’, ‘EW Vertaclean’, ‘EW Deo Breeze’, ‘EW Hypomat’, ‘EW Deo Fresh’, ‘Episan S’ werd onrechtmatig geacht. Het gebruik van de tekens ‘EW liquide’, ‘EW strip liquide’, ‘EW Extra’, ‘EW maxi’, ‘Puur Clean 20’ en ‘EW Puur Clean’ kan volgens de rechter wel door de beugel.

De rechter vond het gebruik van de eerste groep tekens onrechtmatig om de volgende redenen:

“Gezien de omstandigheid dat Ewepo tevens dealer is van de producten van QCS en zij haar (vervangende) huismerkproducten levert aan eindgebruikers die zij voorheen voorzag van QCS-producten zullen gelijkenissen in de namen van deze producten relatief snel voor verwarring kunnen zorgen met betrekking tot de herkomst of oorsprong van de huismerkproducten. Dit betekent dat wanneer de door Ewepo gebruikte naam voor haar huismerkproduct (sterk) lijkt op de naam die QCS voor het vergelijkbare product gebruikt - of tot voor kort gebruikt heeft - aannemelijk is dat Ewepo ongerechtvaardigd voordeel kan trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het product van QCS. Dit zal slechts anders zijn als de gelijkenis in de naam slechts betrekking heeft op woorden die geen onderscheidend vermogen hebben omdat zij bijvoorbeeld zeer algemeen zijn dan wel slechts de aard, werking, samenstelling en/of verschijningsvorm van het product beschrijven.

Het voorgaande in aanmerking genomen is het gebruik van de productnamen ‘EW Cetaclean’, ‘EW Pervit Pre’, ‘EW 44 Ovencip’, ‘EW 77 Supermousse’, ‘EW W8 AS’, ‘Bacto Gel’, ‘EW Ovencip’, ‘EW TCU’, ‘EW 15 ontvetter 60’, ‘EW Clean HG’, ‘EW Vertaclean’, ‘EW Deo Breeze’, ‘EW Hypomat’, ‘EW Deo Fresh’ en ‘Episan S’ onrechtmatig jegens QCS. Het betreft hier immers het zonder (geldige) reden gebruiken van - niet algemene - woorden en/of cijfers die tevens voorkomen in de (oude) namen van de ‘corresponderende’ QCS-producten, terwijl deze woorden en/of cijfers niet de aard, werking, samenstelling of verschijningsvorm van het product beschrijven. Aannemelijk is dat Ewepo met het gebruik van deze namen heeft willen aanhaken bij de namen van de producten van QCS en dat Ewepo door het gebruik van deze woorden in de benaming van haar huismerkproducten ongerechtvaardigd voordeel kan trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de producten van QCS.”

 
De Voorzieningenrechter verleent een merkenrechtelijke bescherming via het onrechtmatige daadsrecht. Zonder dat er sprake is van een geregistreerd merk. De rechter overweegt immers dat het moet gaan om producten die onderscheidend vermogen moeten hebben. Het mag bijvoorbeeld niet gaan op tekens die algemeen van aard zijn. Ook gebruikt de rechter criteria als “verwarring” en “ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie”.

De bescherming die de rechter verleent lijkt haaks te staan op artikel 2.19 BVIE. Dit klemt temeer nu het volgens de Voorzieningenrechter kennelijk niet lijkt te gaan om tekens zonder onderscheidend vermogen en daarmee om tekens die als merk zouden kunnen worden beschouwd. Volgens artikel 2.19 BVIE kan “niemand, welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming inroepen voor een teken, dat als merk wordt beschouwd (…), tenzij hij zich kan beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk.” Of anders gezegd: geen geregistreerd merk, geen bescherming tegen verwarringsgevaar van een teken.

EvG