Nadat zij op de hoogte was gekomen
Rechtbank Amsterdam, 2 februari 2007, KO ZA 06-2277 odc / JR. NCS International B.V. tegen XS2 Services B.V. (Met dank aan Lars Huisman, Bird & Bird)
Merkenrecht. Eerder gebruik volstaat i.c. om iets eerder merkdepot als een depot te kwader trouw aan te merken.
In 2005 heeft Eiser NCS, ook al eigenaar van het merk Maxxlan, voor haar desktopproducten het merk “In a box” geïntroduceerd. Sinds augustus 2006 heeft NCS een website met de domeinnaarn www.boxxed.nl in gebruik. Gedaagde, het IT-bedrijf XS2 is houder van het Benelux-woordmerk XXODD, ingeschreven voor onder meer computerhardware en -software. In januari 2006 heeft XS2 met een persbericht bekend gemaakt dat zij de naam Promedion had gewijzigd in XXODD, Het persbericht is voorzien van een beeldmerk.
Gedaagde XS2 heeft op 25 september 2006 het woord- en beeldmerk boxxed gedeponeerd. Dit is op 4 oktober 2006 ingeschreven in het Benelux-merkenregister. Eiser NCS heeft op 26 september 2006, dus een dag later, het woord- en beeldmerk boxxed gedeponeerd bij het Benelux merkenregister. Het merk is op 23 november 2006 als spoedinschrijving, ingeschreven.
XS2kan op grond van haar merk XXODD niet optreden tegen het gebruik van niet overeenstemmende merk Boxxed van NCS. Boxxed is dus een geldig merk is, waarop NCS zich, ondanks haar iets jongere depot, rechtsgeldig kan beroepen. XS2 heeft erkend dat zij het merk boxxed heeft ingeschreven nadat zij op de hoogte was gekomen van het feit dat dit door NCS werd gebruikt. Voorshands is dan ook voldoende aannemelijk geworden dat XS2 dit merk te kwader trouw heeft gedeponeerd en dat XS2 geen recht op dit merk heeft verkregen. Hieruit volgt dat de vordering van NCS om XS2 te verbieden het merk boxxed van NCS te gebruiken, toewijsbaar is.
De vordering XS2 te verbieden onrechtmatige mededelingen te doen, wordt begrepen als een vordering haar te verbieden de tot het boxxed-dealer netwerk behorende dealers te benaderen met de mededeling dat NCS niet gerechtigd zou zijn tot het voeren van het merk boxxed. Deze vordering zal worden toegewezen
XS2 zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding. Artikel 14 van de Richtlijn betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten bepaalt dat de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt door de verliezende partij zullen worden gedragen. NOS heeft daartoe een niet betwist overzicht overgelegd waaruit blijkt dat deze kosten voor haar Eur. 17.215,77 bedragen. XS2 zal worden veroordeeld deze kosten te voldoen, als via te melden, waarbij die kosten voor de helft aan de conventie en voor de helft aan de reconventie worden toegerekend.
Lees het vonnis hier.
