nawerking van de row 1910

Philips voert in het incidentele beroep een uit twee onderdelen bestaand middel aan. Het eerste onderdeel betreft het overgangsrecht, het tweede de uitlegging van de ROW 1910 (het octrooi is in 1983 verleend). Onderdeel 1 strekt ertoe dat, hoewel de wetgeving die gold tijdens de looptijd van het onderhavige octrooi (waarvan de geldigheidsduur is verstreken op 6 januari 1999) niet de mogelijkheid kende tot nietigverklaring of vernietiging van het Nederlandse gedeelte van een Europees octrooi, zulks met ingang van 15 maart 2003 alsnog anders is, op grond van de op die datum van kracht geworden wijziging van art. 103 lid 1 ROW 1995. 

 

Dit betoog is in strijd met het grondbeginsel van overgangsrecht dat wanneer een nieuwe wet van toepassing wordt, dit niet tot gevolg heeft dat alsdan iemand een vermogensrecht verliest dat hij onder het tevoren geldende recht rechtsgeldig had verkregen. Zulks klemt in het onderhavige geval temeer nu die toepasselijkheid zou meebrengen dat een octrooi dat gedurende de gehele looptijd daarvan rechtsgeldig is geweest, alsnog zou worden vernietigd krachtens een bepaling die pas na het verstrijken van de geldigheidsduur van dat octrooi in werking is getreden.  

 

Het tweede onderdeel houdt kort gezegd in dat het hof het octrooi ten onrechte niet heeft nietig verklaard op grond van gebrek aan inventiviteit. Het hof had dit wel behoren te doen, zo betoogt Philips, omdat art. 51 lid 1 ROW 1910, zoals dat vóór 1987 luidde, de eis van inventiviteit stelde, Philips op het ontbreken van inventiviteit een beroep heeft gedaan, en de uitvinding niet zodanig in de oorspronkelijke stukken is beschreven dat de gemiddelde vakman in staat is deze na te werken. Dit onderdeel faalt, aldus de Hoge Raad, "omdat het uitgaat van de onjuiste opvatting dat de eis van inventiviteit besloten ligt in de eis van nawerkbaarheid. De eis van inventiviteit heeft immers blijkens de artikelen 2 en 2A van de ROW 1910 zelfstandige betekenis, ook ten opzichte van de eis van nawerkbaarheid, omdat enerzijds een uitvinding niet-inventief kan zijn maar wel nawerkbaar kan zijn beschreven, terwijl anderzijds een uitvinding die aan de eis van inventiviteit voldoet, in het octrooischrift zodanig kan zijn beschreven, dat zij niet aan de eis van nawerkbaarheid voldoet."

 

Het principale beroep houdt samengevat weergegeven in dat het hof zijn oordeel, dat de onderhavige uitvinding in de oorspronkelijke stukken van het Navcom-octrooi niet zodanig is beschreven dat de gemiddelde vakman in staat is deze na te werken, ten onrechte zonder voorafgaande deskundige voorlichting heeft gevormd.  Als uitgangspunt bij de beoordeling van de onderdelen dient dat het aan het inzicht van de rechter die over de feiten oordeelt, is overgelaten of hij behoefte heeft aan deskundige voorlichting en dat de wijze waarop hij van die vrijheid gebruikmaakt, in cassatie niet kan worden getoetst. De enkele omstandigheid dat de Technische kamer van beroep het octrooi in gewijzigde vorm in stand heeft doen houden, brengt daarin geen wijziging (waarbij valt op te merken dat het Duitse Bundespatentgericht in een tussen dezelfde partijen over hetzelfde onderwerp in Duitsland aanhangig gemaakte zaak tot hetzelfde oordeel is gekomen als rechtbank en hof in deze zaak). Het hof is daarnaast ook niet in zijn motiveringsplicht tekortgeschoten door te overwegen dat de onderhavige uitvinding in de oorspronkelijke stukken van het Navcom-octrooi niet zodanig is beschreven dat de gemiddelde vakman in staat is deze na te werken.  

 

De Hoge Raad vernietigt het eindarrest van het hof te 's-Gravenhage en verwijst het geding naar dat hof  ter verdere behandeling en beslissing. Lees hier het arrest en de conclusie van AG Huydecoper, die de uitkomst van zijn door de HR overgenomen conclusie zelf ‘als weinig bevredigend’ ervaart.