Niet het gebruik dat van het merk is gemaakt
Rechtbank ‘s-Gravenhage, 17 oktober 2007, KG ZA 07-744, Parfumerie Douglas GmbH en Parfumerie Douglas Nederland B.V. tegen Noapoa Enterprises N.V.
Bodemprocedure. Merkenrecht. Geen rechtsverwerking doordat de schikkingsvoorstellen niet tijdig zijn aanvaard. Het enkele feit dat waren en/of diensten in verschillende klassen vallen kan niet leiden tot de conclusie dat er geen soortgelijkheid tussen die waren en/of diensten bestaat. Bij vaststelling van soortgelijkheid van waren en diensten is louter de inschrijving van het merk bepalend en niet het gebruik dat van het merk is gemaakt. Inbreukverbod toegewezen voor de gehele Gemeenschap.
Parfumerie Douglas is actief op de markt van parfumerieën, boeken, bijouterieën, mode en suikerwerk en is houdster van een aantal merkrechten, waaronder het Gemeenschapsmerk DOUGLAS voor onder andere de diensten in klasse 35: “retailing relating to […] games, playthings, gymnastics and sproting articles, decorations for Christmas trees.”
Noapoa is de Europese distributeur van een Amerikaanse leverancier van pluche speelgoed, Douglas Cuddle Toys, Inc. Noapoa is houdster van de inschrijving van het Benelux woordmerk DOUGLAS, gedeponeerd voor waren 25, 28 en 35. Tevens heeft zij een Gemeenschapsmerkaanvrage ingediend bij het OHIM.
Douglas stelt tegen de aanvrage van het Gemeenschapsmerk van Noapoa oppositie in. Voorts verzoekt zij aan Noapoa om vrijwillig waren in klasse 25 en 35 te schrappen uit de waren- en dienstenopgave van de Benelux inschrijving. Hierop reageert Noapoa blijkbaar niet. Toch stuurt zij het verzoek om schrapping van klasse 25 en 35 door aan het BBIE en het OHIM. Blijkbaar was toen al deze bodemprocedure aanhangig gemaakt. De oppositie bij het OHIM is in ieder geval hangende deze bodemprocedure geschorst.
In deze procedure vordert Douglas de nietigheid van het Benelux merk van Noapoa alsmede een inbreukverbod. Noapoa verweert zich onder meer door te stellen dat Douglas geen belang heeft bij haar vorderingen omdat zij eerder heeft verklaard geen bezwaar te hebben tegen het gebruik van het merk van Noapoa voor waren in de klasse 28. Deze verklaringen van Douglas zijn echter gedaan in het kader van schikkingsvoorstellen en zijn niet tijdig door Noapoa aanvaard. Vandaar dat volgens de rechtbank niet kan worden volgehouden dat Douglas geen belang heeft bij haar vorderingen. Ook het beroep op rechtsverwerking faalt om die reden.
Ten aanzien van de gevorderde nietigheidsverklaring overweegt de rechtbank als volgt. Niet in geschil is dat de merken identiek zijn. Ook de waren waarvoor Noapoa haar Benelux merk heeft ingeschreven zijn soortgelijk aan de diensten waarvoor het Gemeenschapsmerk van Douglas is ingeschreven. Het enkele feit dat waren en/of diensten in verschillende klassen vallen kan niet leiden tot de conclusie dat er geen soortgelijkheid tussen die waren en/of diensten bestaat. Evenmin is relevant dat Noapoa betwist dat Douglas haar merk heeft gebruikt voor speelgoed. Bij vaststelling van soortgelijkheid van waren en diensten is louter de inschrijving van het merk bepalend en niet het gebruik dat van het merk is gemaakt. Voor zover Noapoa een beroep wilde doen op de vervallenverklaring van het Gemeenschapsmerk van Douglas, faalt dat beroep. Het Gemeenschapsmerk is immers nog geen 5 jaar geleden ingeschreven. Ten slotte staat vast dat het Gemeenschapsmerk van Douglas inherent onderscheidend vermogen heeft. Gelet op het voorgaande kan in het midden blijven of het merk van Douglas grote bekendheid geniet op de retailmarkt. Gegeven de hoge mate van overeenstemming, de soortgelijkheid van waren en diensten en het inherent onderscheidend vermogen van het merk, oordeelt de rechtbank dat ook indien het merk niet de bekendheid geniet die Douglas claimt, verwarring bij het publiek kan ontstaan. De gevorderde nietigheidsverklaring en doorhaling wordt toegewezen.
Op grond van het voorgaande wordt ook het inbreukverbod toegewezen voor de gehele Gemeenschap. Volgens de rechtbank is er in casu geen reden om afwijking van dit beginsel te aanvaarden. In tegendeel, Noapoa presenteert zich als Europese distributeur en heeft zelf ook een Gemeenschapsmerk aangevraagd.
Lees het vonnis hier.
