Nietigheid woordmerk door depot te kwader trouw

Rechtbank Den Haag 22 juli 2020, IEF 19372; ECLI:NL:RBDHA:2020:7643 (Fyffes tegen Chiquita c.s.) Merkenrecht. Beide partijen zijn actief op de fruitmarkt. Fyffes is houdster van een Benelux-woordmerk HOYA en een Uniebeeldmerk. Chiquita maakt sinds 2016 gebruik van het teken HOLA BANANA! Fyffes vordert Chiquita te verbieden direct of indirect inbreuk te maken op de merkenrechten van Fyffes, in het bijzonder het teken ‘HOLA’ op of voor bananen. Chiquita maakt gebruik van overeenstemmende tekens voor gelijke waren, waardoor er verwarring zou ontstaan bij het publiek. Chiquita vordert een vervallenverklaring voor het HOYA-woordmerk en het ruitvormige beeldmerk van Fyffes en een nietigverklaring voor het HOYA BANANA-woordmerk, omdat het HOYA-woordmerk en het ruitvormige beeldmerk gedurende vijf jaar niet normaal zou zijn gebruikt in de Benelux respectievelijk de Europese Unie en Fyffes het HOYA BANANA-woordmerk te kwader trouw zou hebben gedeponeerd. 

Het ruitvormige beeldmerk is in de relevante periode normaal gebruikt binnen de Europese Unie voor bananen en ananassen. Ook ten aanzien van het HOYA-woordmerk oordeelt de rechtbank dat er sprake is van normaal gebruik voor bananen en ananassen in de Benelux in de relevante periode. De rechten worden derhalve alleen voor ‘fresh vegetables’ en ‘tomatoes’ vervallen verklaard, niet voor ‘bananas’ en ‘fresh fruit’. De rechtbank gaat mee in het beroep van Chiquita op kwade trouw. Fyffes heeft vlak voor het starten van deze bodemprocedure een spoeddepot ingediend voor het HOYA BANANA-woordmerk dat enerzijds nog niet gebruiksplichtig is en anderzijds een nieuw element - BANANA - bevat waarvan de aanwezigheid in de tekens zowel door de voorzieningenrechter als het Hof relevant is geacht voor het ontbreken van verwarringsgevaar met de HOYA-merken. Derhalve wordt het HOYA BANANA-woordmerk nietig verklaard. De rechtbank wijst de inbreukvorderingen af, omdat er geen sprake is van verwarringsgevaar. Ook als wordt uitgegaan van een niet bijzonder oplettende consument, is de beperkte overeenstemming tussen de merken en de tekens niet voldoende.

4.19. Ten aanzien van de categorieën ‘vers fruit en verse groenten’ dan wel ‘fresh fruit and vegetables’ geldt dat deze - voor zover al sprake is van één categorie - eenvoudig is onder te verdelen in de subcategorieën ‘vers fruit’/’Fresh fruit’ en ‘verse groenten’/’(fresh) vegetables’. Ten aanzien van de categorie ‘vers fruit’ rijst de vraag of daarbinnen zelfstandige subcategorieën kunnen worden onderscheiden. Naar het oordeel van de rechtbank is dit niet het geval. Onderscheiding naar een specifieke vruchtensoorten (bijvoorbeeld bananen of ananassen) is niet als een subcategorie aan te merken en zou - zeker in het kader van een procedure als de onderhavige - een te vergaande nauwkeurigheid vergen.18 De omstandigheid dat er bij de inschrijving van het Ruitvormige Uniebeeldmerk wel voor is gekozen apart ‘bananas’ en ‘tomatoes’ te noemen maakt dit niet anders. Gebruik voor bananen en ananassen kwalificeert als gebruik voor ‘vers fruit’/’Fresh fruit’ en ‘bananas’, zodat de inschrijving voor wat betreft die (sub)categorieën kan worden gehandhaafd. Gebruik voor bananen en ananassen levert geen gebruik op in de (sub)categorie ‘verse groenten’/’(fresh) vegetables’ en voor ‘tomatoes’ zodat de HOYA-merken voor die (sub)categorieën/producten vervallen zullen worden verklaard. Voor de goede orde merkt de rechtbank op dat Fyffes, in lijn met haar standpunt dat bakbananen een speciës van het genus bananen zijn en gelet ook op r.o. 4.14, niet heeft gesteld dat bakbananen zouden moeten worden gezien als groente.

4.23. Gelet op de bijzondere omstandigheden van het onderhavige geval moet de inschrijving van het HOYA BANANA-woordmerk naar het oordeel van de rechtbank als te kwader trouw worden gekwalificeerd. Fyffes heeft getracht het gebruik door Chiquita c.s. van de Tekens in kort geding te laten verbieden. Haar vorderingen zijn zowel in eerste aanleg als in hoger beroep afgewezen op grond van niet-normaal gebruik van de door haar ingeroepen merken die reeds gebruiksplichtig waren, dan wel op grond van het ontbreken van verwarringsgevaar. Zestien dagen voor het uitbrengen van de dagvaarding in de bodemprocedure heeft zij een spoeddepot verricht van een merk dat enerzijds nog niet gebruiksplichtig is en anderzijds een nieuw element - BANANA - bevat waarvan de aanwezigheid in de Tekens zowel door de voorzieningenrechter als het Hof relevant is geacht voor het ontbreken van verwarringsgevaar met de HOYA-merken.

4.42. Uitgaande van de hiervoor onder 4.28 omschreven globale beoordeling is geen sprake van verwarringsgevaar tussen de Merken en de Tekens in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE dan wel artikel 9 lid 2 sub b UMVo. Ook als wordt uitgegaan van een niet bijzonder oplettende consument, is de beperkte overeenstemming tussen de Merken en de Tekens daarvoor niet voldoende. De soortgelijkheid van de waren biedt voor deze beperkte overeenstemming onvoldoende tegenwicht, terwijl ook de (normale) onderscheidende kracht van de Merken te weinig gewicht in de schaal legt. Dit betekent dat de vorderingen van Fyffes zullen worden afgewezen.