Nietigheidsprocedure bij het EUIPO geschorst in afwachting van definitieve uitspraak Nederlandse rechter

Rechtbank Den Haag 15 februari 2023, IEF 21297; ECLI:NL:RBDHA:2023:2708 (HizliPara tegen Morpara) Morpara verzoekt om schorsing van de hoofdzaak totdat er een definitieve beslissing is met betrekking tot de nietigheidsvordering tegen het Uniemerk bij het EUIPO. HizliPara heeft verweer gevoerd. De rechtbank heeft besloten om de hoofdzaak van de zaak tussen HizliPara en Morpara voort te zetten en niet te schorsen, ondanks een lopende beroepsprocedure bij het EUIPO. Dit vanwege het feit dat het EUIPO besloten heeft de beroepsprocedure te schorsen totdat er een definitieve uitspraak is van de Nederlandse rechter over de vraag of Morpara zich kan beroepen op een ouder handelsnaamrecht in Nederland of dat er sprake is van een depot te kwader trouw. De rechtbank is het met het EUIPO eens dat de Nederlandse rechter beter in staat is om deze vraag te beantwoorden en dat de uitkomst cruciaal is voor de beoordeling van de nietigheidsvorderingen bij het EUIPO. Daarom is er een bijzondere reden om de hoofdzaak voort te zetten en wordt het verzoek tot schorsing afgewezen.

3.3. Met HizliPara is de rechtbank van oordeel dat er in dit geval bijzondere redenen zijn om van de in artikel 132 lid 1 UMVo gegeven hoofdregel af te wijken en de behandeling van de hoofdzaak voort te zetten. Daartoe is het volgende redengevend.

3.5. Uit de hiervoor deels weergegeven beslissing van het EUIPO volgt dat de kamer van beroep van het EUIPO het in de omstandigheden van de zaak passend heeft geacht om de door Morpara bij haar aanhangige beroepsprocedure (in de door Morpara tegen het Uniemerk van HizliPara ingestelde nietigheidsvordering) te schorsen totdat er een in kracht van gewijsde gegaan vonnis is van de Nederlandse rechter waarin definitief wordt beslist over de vraag of Morpara zich met succes kan beroepen (jegens HizliPara) op een ouder (handelsnaam)recht in Nederland dan wel of sprake is van een depot te kwader trouw. Die vraag ligt niet enkel voor in de hiervoor onder 2.12 genoemde kortgedingprocedure, waarvan het hoger beroep nog aanhangig is, maar kan ook in de onderhavige procedure aan de orde worden gesteld (door het instellen van een vordering in reconventie). Blijkens punt 24 van de hiervoor deels weergegeven beslissing, heeft de kamer van beroep daar ook rekening mee gehouden.

3.6. Het ligt, gelet op de hiervoor besproken beslissing van het EUIPO, geenszins in de rede dat de rechtbank onderhavige procedure schorst. In dat geval zouden zowel de beroepsprocedure bij het EUIPO als de nationale procedure stilliggen. Bovendien is de rechtbank, met het EUIPO, van oordeel dat de Nederlandse rechter beter in staat is om te beslissen op de vraag of sprake is van een ouder recht van plaatselijke betekenis in de zin van artikel 60 lid 1 onder c in verbinding met artikel 8 lid 4 UMVo dan wel aanvullende werking van artikel 6:162 BW 6 , op basis waarvan een oudere handelsnaam bescherming biedt tegen een jonger overeenstemmend merk dat tot verwarring leidt, in dit geval een grondslag biedt voor Morpara om zich tegen de geldigheid van het Uniemerk te verzetten. (De beantwoording van) die vraag is in de woorden van het EUIPO “ crucial ” voor de beoordeling van de bij hem voorliggende nietigheidsvorderingen. De rechtbank zal genoemde beslissing van het EUIPO tot schorsing van de beroepsprocedure in afwachting van een definitieve uitspraak van de Nederlandse rechter, daarom aanmerken als een bijzondere reden als bedoeld in artikel 132 lid 1 UMVo die noopt tot voortzetting van onderhavige procedure.

3.7. Uit het voorgaande volgt dat de rechtbank het incidentele verzoek tot schorsing zal afwijzen.