Nike's 'FOOTWARE' merk: nietig verklaard wegens beschrijvendheid

GEU 12 juni 2024, IEF 22154, IEB 3760; ECLI:EU:T:2024:373 (Nike tegen het EUIPO en Puma). Deze zaak betreft een geschil tussen Nike Innovate CV (hierna: Nike) enerzijds en Puma SE (hierna: Puma) en het EUIPO anderzijds. In eerste aanleg is de door Puma ingediende nietigheidsverklaring voor het woordmerk FOOTWARE van Nike afgewezen, waarop Puma in hoger beroep door het EUIPO alsnog in het gelijk is gesteld. Daartegen gaat Nike nu in beroep bij het Gerecht van de EU. Nike beoogt het merk te registreren voor computer hardware en telecommunicatiediensten. Het verzoekt de rechter om de bestreden uitspraak te vernietigen en de merkregistratie opnieuw toe te laten. Daartoe stelt het dat het EUIPO gedurende het hoger beroep onterecht is uitgegaan van nieuw bewijsmateriaal, alsmede dat het betwiste merk onvoldoende beschrijvend van aard is voor al het relevante publiek. Ook zou het EUIPO buiten zijn bevoegdheid zijn getreden door de indruk te wekken dat hij het gebruikelijke karakter van het betwiste merk mee kan wegen in zijn beoordeling, terwijl Puma daartoe geen aanleiding heeft gegeven in haar beroep.

Het Gerecht oordeelt allereerst dat het door Puma ingediende bewijsmateriaal gedurende het hoger beroep geen nieuwe argumenten bevat en slechts een aanvulling is op de feiten en bewijsstukken in eerste aanleg. Gezien de relevantie van het aanvullende materiaal voor het standpunt van verweerders en het feit dat een aanzienlijk deel van dat materiaal stamt van vóór de nietigheidsverklaring, wordt dit materiaal door het Gerecht toegewezen. Voorts stelt het Gerecht dat een merk moet worden afgewezen wanneer dat merk beschrijvend is voor een bepaald karakter van de betrokken waren of diensten, ook al wordt dat enkel zo geïnterpreteerd door een deel van het relevante publiek. Aangezien 'footware' door een deel van het relevante (Engelssprekende) publiek zal worden opgevat als 'footwear', had het EUIPO niet verder hoeven onderzoeken of dat ook zo zou gelden voor de rest van het relevante publiek. Daarnaast oordeelt het Gerecht dat de term 'footwear' beschrijvend van aard is voor de betrokken waren, aangezien deze de indruk wekt dat het gaat om zogenoemde smart shoes: schoenen die van bepaalde technologische snufjes zijn voorzien. Het EUIPO heeft dit in zijn uitspraak voldoende onderbouwd. Tot slot bepaalt het Gerecht dat het EUIPO bij die onderbouwing niet buiten zijn bevoegdheid is getreden. Het enkele feit dat het EUIPO zonder aanleiding daartoe heeft benoemd dat hij het gebruikelijke karakter van het betwiste merk in een later stadium nog kan meewegen in zijn beoordeling doet daar niet aan af, nu het EUIPO een dergelijke afweging uiteindelijk achterwege heeft gelaten.

40 In the light of the case-law cited in paragraph 38 above, a sign must be refused registration if at least one of its possible meanings designates a characteristic of the goods or services concerned. The Board of Appeal was therefore entitled to base its assessment solely on the part of the relevant English-speaking public which would perceive the sign as ‘footwear’

70 In that regard, it must be held that the term ‘footware’, which will be understood as ‘footwear’, is descriptive of software and computer hardware intended for transmitting, receiving, processing, securing and storing data in relation to Internet of Things electronic devices and automated systems in Class 9, since those goods are aimed at facilitating the interoperability, sharing of data, communication and interaction of devices, such as the sensors within a connected shoe, and a smartphone. As regards the data transmission services in Class 38, it is reasonably conceivable that the relevant English-speaking public would consider that those services relate to footwear-based wearable sensors and systems. Lastly, as regards the services in Class 42, namely, essentially, computer or software services intended to facilitate the interoperability of devices, the collection, management, monitoring, storage and analysis of data, the smooth operation of the infrastructures allowing for the exchange of data and the connection to networks and the Internet of Things, those services are aimed at facilitating the interoperability, sharing of data, communication and interaction of devices such as sensors embedded in footwear and the applications or other devices processing and analysing those data.

84 Accordingly, it must be held that the Board of Appeal was entitled, after carrying out an overall examination covering all the goods and services concerned by the application for a declaration of invalidity, to formulate a single conclusion, based on the same ground for refusal, relating to all those goods and services, without infringing its obligation to state reasons.

93 Consequently, the mere fact that it mentioned the possibility of carrying out an analysis from the perspective of Article 7(1)(d) of Regulation 2017/1001, even though the intervener did not rely on that ground for invalidity, cannot suffice to call into question the fact that the Board of Appeal did in fact limit its examination to the grounds and arguments submitted by the parties.