Noot Anthony Van der Planken onder het arrest van het Hof van beroep te Düsseldorf in de zaak Adidas / Nike

Hoe ver reikt de beschermingsomvang van de drie-strepenmerken van Adidas? Het is een vraag die merkenjuristen al decennia bezighoudt, en die alleen al in de Europese Unie tot tientallen beslissingen heeft geleid, waaronder vier van het Hof van Justitie. Het Hof van beroep te Düsseldorf heeft onlangs een mooie steen bijgedragen aan dit contentieux. In een goed onderbouwd arrest bakende het Hof aan de hand van vijf voorbeelden de beschermingsomvang van één van Adidas’ belangrijkste drie-strepenmerken af.

De zaak in Düsseldorf draaide met name om het hieronder getoonde positiemerk, bestaande uit drie verticale, parallelle strepen van dezelfde breedte aangebracht over de gehele lengte van de pijpen van een broek. Adidas heeft in de Europese Unie verschillende inschrijvingen voor dit positiemerk, waaronder de Duitse inschrijving met nummer 39912356. In 2022 stelde Adidas vast dat grote rivaal Nike gestart was met de verdeling van een aantal sportbroeken met strepenmotieven die, althans volgens Adidas, sterk leken op dit positiemerk. Het ging meer bepaald om de volgende vijf strepenmotieven:

Adidas meende dat Nike met het gebruik van deze strepenmotieven inbreuk maakte op zijn positiemerk en trok daarom naar de Duitse kortgedingrechter. Een thuismatch dus, wat in eerste aanleg ook leek te renderen. De eerste rechter oordeelde immers dat Adidas het gebruik van elk van de vijf strepenmotieven kon verbieden.

In beroep kende Adidas echter minder geluk. Het Düsseldorfse Hof van beroep bakende de beschermingsomvang van het positiemerk van Adidas immers een stuk nauwkeuriger af en oordeelde dat slechts één van de vijf aangevochten strepenmotieven voldoende met dit merk overeenstemde om verwarring te kunnen veroorzaken.

Aan de grondslag van die beslissing ligt de overtuiging dat de beschermingsomvang van het positiemerk van Adidas zich niet uitstrekt tot om het even welk strepenmotief aangebracht op de pijpen van een sportbroek. Volgens het Hof schuilt het onderscheidend vermogen van het merk immers niet enkel in de positionering van de betrokken strepen, maar ook in hun specifieke vormgeving. 1 Het Hof omschrijft het ingeroepen merk dan ook als “drie evenwijdig lopende zwarte strepen van dezelfde breedte, die verticaal zijn aangebracht langs de buitenste naad van een witte sportbroek (ongeacht de specifieke snit ervan), met tussen elke streep een ruimte in de basiskleur van de sportbroek, met dien verstande dat deze ruimte telkens ongeveer dezelfde breedte heeft als de strepen zelf”.