OERBROOD tegen OERCHEF

BBIE 30 maart, IEF 21365; Oppositienummer 2017799 (OERBROOD tegen OERCHEF) Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) heeft een uitspraak gedaan in een zaak tussen twee partijen over een merkaanvraag. OERCHEF, verweerder in deze zaak, had op 2 december 2021 een merkaanvraag ingediend voor een gecombineerd woord-/beeldmerk voor verschillende waren en diensten. De opposant, OERBROOD, heeft oppositie ingesteld tegen de aanvraag, omdat er sprake zou zijn van verwarringsgevaar tussen de merken.

De opposant is van mening dat de merken visueel zeer op elkaar lijken, waarbij het element "OER-" het dominante deel is van beide merken. Het "OER"-deel zal bij de consument in herinnering blijven. Daarbij stelt de opposant dat de consument kan denken dat de benaming ‘CHEF’ staat voor een hogere of overkoepelende instantie en dat OERBROOD van deze instantie afkomstig is, waardoor de kans op verwarring zeer vergroot wordt.

De verweerder heeft het normale gebruik van het merk van de opposant (OERBROOD) betwist, in die zin dat er geen sprake zou zijn van 'reële commerciële exploitatie' van het merk door de opposant. De verweerder betoogt dat de bewijsstukken van de oppositie onvoldoende zijn om te spreken van 'normaal gebruik' van haar eigen merk. Tot slot stelt de verweerder dat het gebruik van het merk 'OERBROOD' als symbolisch kan worden gekwalificeerd, gezien het lage aantal broden dat per filiaal zou worden verkocht.

Het Bureau kijkt in eerste instantie naar de gebruiksbewijzen van de partijen. Het ingeroepen merk (OERBROOD) dient namelijk vijf jaar 'normaal' te zijn gebruikt, voorafgaand aan de indiening van het nieuwe merk. Het Bureau oordeelt dat de bewijzen van de opposant inderdaad onvoldoende zijn om te kunnen spreken van normaal gebruik van het merk OERBROOD. De overgelegde bewijsstukken bevatten geen concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen. Daarnaast ontbreken duidelijke aanwijzingen over de plaats, duur en wijze van het gebruik van het merk. Het Bureau wijst de weigering tot inschrijving van OERCHEF af.

38. Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: “HvJEU”) wordt van een merk normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Daarbij moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, met name de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt.

45. De stelling van opposant dat OERBROOD wordt verkocht in alle 706 filialen van de supermarktketen Jumbo, sinds 1998 wordt verkocht, 1% uitmaakt van de gehele broodmarkt en in diverse varianten wordt verkocht, wordt niet ondersteund met enig bewijsmateriaal.

46. De overzichten met verkoopaantallen en verkoopbedragen betreffen documenten die zijn opgesteld door of in opdracht van opposant en hebben derhalve minder bewijskracht. Hoewel dergelijke overzichten met verkoopaantallen wel meegewogen kunnen worden als ondersteunend materiaal naast andere bewijsstukken, kunnen zij als zodanig geen zelfstandig bewijs vormen.

48. Uit de ingediende stukken blijkt niet of in elk geval onvoldoende dat het ingeroepen merk in de relevante periode normaal is gebruikt in de Benelux voor de aangeduide waren.