Ompakkingsrichtlijnen
Hof van Justitie EG, 26 april 2007, zaak C-348/04. Prejudiciële vragen in procedures Boehringer Ingelheim KG & diverse farmaceuten.
Het HvJ spreekt zich zeer uitgebreid uit over het ompakken van geneesmiddelen onder het regime van de merkenrichtlijn. De antwoorden vormen zo een (nieuwe) handleiding voor ompakkers en omgepakten. Nu even kort de uitgebreide vragen en uitgebreide antwoorden, maar eigenlijk verdient het arrest ook nog een uitgebreide annotatie.
De aan de orde zijnde geneesmiddelen werden door Boehringer Ingelheim e.a. onder verschillende merken op de markt gebracht in de Gemeenschap, waar zij door Swingward en Dowelhurst werden gekocht en ingevoerd in het Verenigd Koninkrijk. Om ze op het grondgebied van deze lidstaat te verhandelen werden de verpakking van die geneesmiddelen en de bijsluiters enigszins gewijzigd.
De aangebrachte wijzigingen verschillen per geval. Boehringer Ingelheim c.s. hebben zich verzet tegen deze wijzigingen en hebben daarom beroep ingesteld bij de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, wegens inbreuk op het merk. Deze heeft de behandeling van de zaak geschorst en het Hof een aantal prejudiciële vragen gesteld, welke het Hof heeft beantwoord. De High Court of Justice heeft deze vervolgens toegepast en heeft verzoeksters in het hoofdgeding in het gelijk gesteld. Echter, tegen de beslissingen werd hoger beroep ingesteld bij de verwijzende rechter, die bepaalde vaststellingen heeft gedaan die afwijken van die welke door de High Court of Justice waren gedaan. Daarop heeft de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:
Ompakken
1. Wanneer een parallelimporteur in een lidstaat een uit een andere lidstaat ingevoerd farmaceutisch product op de markt brengt in zijn oorspronkelijke binnenverpakking, maar met een nieuwe kartonnen buitenverpakking bedrukt in de taal van de lidstaat van invoer (een ‘omgepakt’ product):
a) Rust de last om te bewijzen dat de nieuwe verpakking voldoet aan elk van de voorwaarden vervat in het arrest van het Hof van 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb [e.a.] (C-427/93, C-429/93 en C-436/93), dan op de importeur, of rust de last om te bewijzen dat niet aan deze voorwaarden is voldaan dan op de merkhouder, of varieert de bewijslast van voorwaarde tot voorwaarde en, zo ja, hoe?
b) Is de eerste voorwaarde in het Bristol-Myers Squibb-arrest, namelijk dat moet worden aangetoond dat het ompakken van het product noodzakelijk is opdat effectieve toegang tot de markt niet wordt belemmerd, alleen van toepassing op het ompakken of heeft deze voorwaarde ook betrekking op de specifieke wijze en stijl van het ompakken door de parallelimporteur en, zo ja, hoe?
c) Is de vierde voorwaarde in het Bristol-Myers Squibb-arrest, namelijk dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden, alleen geschonden wanneer de verpakking defect, van slechte kwaliteit of slordig is, of strekt deze zich uit tot alles wat de goede naam van het merk aantast?
d) Indien het antwoord op de eerste vraag, sub c, luidt dat de vierde voorwaarde geschonden wordt door al datgene dat de goede naam van het merk aantast en als i) het merk niet is aangebracht op de nieuwe kartonnen buitenverpakking (“debranding” of ontmerken) ofwel ii) de parallelimporteur op de nieuwe kartonnen buitenverpakking zijn eigen logo aanbrengt, of een huisstijl of opmaak, dan wel een opmaak die gebruikt wordt voor een aantal verschillende producten (“cobranding” of gezamenlijk vermerken), moeten deze vormen van doosontwerp dan worden beschouwd als schadelijk voor de goede naam van het merk, of betreft dit een feitelijke vraag waarvoor de nationale rechter bevoegd is?
e) Indien uit het antwoord op de eerste vraag, sub d, volgt dat dit een feitelijke vraag is, op wie rust dan de bewijslast?
Producten met nieuwe etiketten
2) Wanneer een parallelimporteur in een lidstaat een uit een andere lidstaat ingevoerd farmaceutisch product op de markt brengt in zijn oorspronkelijke binnen- en buitenverpakking, waarop hij aan de buitenkant een extra etiket heeft aangebracht, bedrukt in de taal van de lidstaat van invoer (een ‘product met nieuwe etiketten’):
a) Zijn dan de vijf voorwaarden zoals vastgesteld in het reeds aangehaalde Bristol-Myers Squibb-arrest van toepassing?
b) Indien het antwoord op de tweede vraag, sub a, bevestigend luidt, is het dan aan de importeur om te bewijzen dat de verpakking met nieuw etiket voldoet aan elk van de voorwaarden in het Bristol-Myers Squibb-arrest, of moet de merkhouder bewijzen dat niet aan deze voorwaarden is voldaan, of varieert de bewijslast van voorwaarde tot voorwaarde?
c) Indien het antwoord op de tweede vraag, sub a, bevestigend luidt, is de eerste voorwaarde in het Bristol-Myers Squibb-arrest, namelijk dat moet worden aangetoond dat het ompakken van het product noodzakelijk is opdat effectieve toegang tot de markt niet wordt belemmerd, alleen van toepassing op het aanbrengen van een nieuw etiket, of heeft deze voorwaarde ook betrekking op de specifieke wijze en stijl van het aanbrengen van nieuwe etiketten door de parallelimporteur?
d) Indien het antwoord op de tweede vraag, sub a, bevestigend luidt, is de vierde voorwaarde in het Bristol-Myers Squibb-arrest, namelijk dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden, alleen geschonden wanneer de verpakking defect, van slechte kwaliteit of slordig is, of strekt deze zich uit tot alles wat de goede naam van het merk kan schaden?
e) Indien het antwoord op de tweede vraag, sub a, bevestigend luidt, en het antwoord op de tweede vraag, sub d, luidt dat de vierde voorwaarde geschonden is door alles wat de goede naam van het merk schaadt, is het dan schadelijk voor de goede naam van een merk wanneer
i) het extra etiket op een dusdanige wijze is aangebracht dat een van de merken van de merkhouder geheel of gedeeltelijk aan het oog wordt onttrokken, of
ii) het extra etiket niet vermeldt dat het betrokken merk toebehoort aan de merkhouder, of
iii) de naam van de parallelimporteur in hoofdletters is gedrukt?
Voorafgaande kennisgeving
3) Wanneer een parallelimporteur geen kennis heeft gegeven van de ompakking van een product, zoals vereist door de vijfde voorwaarde van het Bristol-Myers Squibb-arrest, en hij als gevolg daarvan het merk (de merken) van de merkhouder alleen om deze reden heeft geschonden:
a) Is dan elke volgende handeling van invoer van dit product een inbreuk of maakt de importeur zich alleen schuldig aan een inbreuk tussen het tijdstip waarop de merkhouder kennis krijgt van het product en het tijdstip waarop de periode van kennisgeving is verstreken?
b) Heeft de merkhouder recht om financiële vergoeding te vorderen (d.w.z. schadevergoeding wegens de inbreuk of overhandigen van alle door de inbreuk behaalde winsten) wegens de onrechtmatige daad van de importeur, op dezelfde grondslag als wanneer deze producten waren nagemaakt?
c) Geldt voor een financiële vergoeding aan de merkhouder uit hoofde van dergelijke onrechtmatige daden van de importeur het evenredigheidsbeginsel?
d) Zo neen, op welke gronden moet een dergelijke vergoeding worden vastgesteld, gelet op het feit dat de betrokken producten door de merkhouder of met diens toestemming binnen de EER op de markt zijn gebracht?
Voor wat betreft het antwoord op de hierboven geformuleerde prejudiciële vragen, verklaart het Hof van Justitie (Tweede kamer) voor recht:
1) Artikel 7 lid 2 Richtlijn 89/104 EEG dient aldus te worden uitgelegd dat de merkhouder zich rechtmatig kan verzetten tegen de verdere verhandeling van een farmaceutisch product dat uit een andere lidstaat is ingevoerd in zijn oorspronkelijke binnen- en buitenverpakking, waarop de importeur aan de buitenkant een extra etiket heeft aangebracht, tenzij
– komt vast te staan, dat het gebruik van het merkrecht door de merkhouder om zich tegen de verhandeling van het opnieuw geëtiketteerde product onder zijn merk te verzetten, tot kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten zal bijdragen;
– wordt aangetoond, dat de heretikettering de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende product niet kan aantasten;
– op de verpakking duidelijk wordt vermeld wie het product opnieuw heeft geëtiketteerd, alsook de naam van de fabrikant;
– de presentatie van het opnieuw geëtiketteerde product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden; zo mag het etiket niet defect, van slechte kwaliteit of slordig zijn, en
– de importeur de merkhouder tevoren ervan in kennis stelt, dat het opnieuw geëtiketteerde product op de markt wordt gebracht, en hem desgevraagd een exemplaar van dit product levert.
2) De voorwaarde dat de ompakking van het farmaceutische product, waarbij het wordt voorzien van een nieuwe verpakking waarop het merk opnieuw wordt aangebracht of waarbij er een etiket wordt aangebracht op de verpakking van dit product, noodzakelijk is voor de verdere verhandeling van dit product in de lidstaat van invoer – als één van de voorwaarden die, wanneer zij zijn vervuld, de merkhouder verhinderen om zich krachtens artikel 7 lid 2 Rl. te verzetten tegen de genoemde verhandeling – heeft uitsluitend betrekking op het feit dat het product wordt omgepakt, en niet op de wijze of de stijl van deze ompakking.
3) De voorwaarde dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden, als voorwaarde die moet worden vervuld opdat laatstgenoemde zich niet krachtens artikel 7 lid 2 Rl. rechtmatig zou kunnen verzetten tegen de verdere verhandeling van een farmaceutisch product, wanneer de parallelimporteur hetzij het product heeft voorzien van een nieuwe verpakking waarop hij het merk opnieuw heeft aangebracht, hetzij op de verpakking van het product een etiket heeft aangebracht, is niet beperkt tot de gevallen waarin de ompakking defect, van slechte kwaliteit of slordig is.
4) De vraag of het feit dat de parallelimporteur:
– het merk niet aanbrengt op de nieuwe buitenverpakking van het product (debranding), of
– op deze verpakking zijn eigen logo of stijl aanbrengt, of een "huis-opmaak", dan wel een opmaak die gebruikt wordt voor een aantal verschillende producten (cobranding), of
– op die verpakking op dusdanige wijze een extra etiket aanbrengt dat het merk van de merkhouder geheel of gedeeltelijk aan het oog wordt onttrokken, of
– op het extra etiket niet vermeldt dat het betrokken merk toebehoort aan de merkhouder, of
– zijn eigen naam als parallelimporteur in hoofdletters drukt, de goede naam van het merk kan aantasten, is een feitelijke vraag die de nationale rechter tegen de achtergrond van de omstandigheden van elk concreet geval moet beantwoorden.
5) In situaties zoals die in de hoofdgedingen, rust de bewijslast ter zake van het vervuld zijn van de volgende voorwaarden op de parallelimporteurs:
– het gebruik van het merkrecht door de merkhouder om zich tegen de verhandeling van de omgepakte producten onder zijn merk te verzetten zou tot kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten bijdragen;
– de ompakking kan de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende product niet aantasten;
– op de nieuwe verpakking wordt duidelijk vermeld wie het product heeft omgepakt, alsook de naam van de fabrikant;
– de presentatie van het omgepakte product kan de reputatie van het merk en van de merkhouder niet schaden; zo mag de verpakking niet defect, van slechte kwaliteit of slordig zijn;
– de importeur dient de merkhouder tevoren ervan in kennis te stellen dat het omgepakte product op de markt wordt gebracht, en dient hem desgevraagd een exemplaar van het omgepakte product te leveren.
Indien deze voorwaarden zijn vervuld, beletten zij de merkhouder om zich rechtmatig te verzetten tegen de verdere verhandeling van een omgepakt farmaceutisch product.
Aangaande de voorwaarde dat moet worden aangetoond dat de ompakking de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende product niet kan aantasten, volstaat het evenwel dat de parallelimporteur bewijsmateriaal aandraagt waaruit redelijkerwijs kan worden opgemaakt dat deze voorwaarde is vervuld. Dit geldt a fotiori voor de voorwaarde dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden. Wanneer de importeur een dergelijk begin van bewijs met betrekking tot deze voorwaarde aandraagt, staat het in voorkomend geval aan de merkhouder – die het best in staat is om te beoordelen of de ompakking zijn reputatie of die van het merk kan schaden – om te bewijzen dat deze reputaties werden geschaad.
6) Wanneer een parallelimporteur aan de merkhouder geen voorafgaande kennisgeving inzake een omgepakt farmaceutisch product heeft gedaan, maakt hij inbreuk op de rechten van deze merkhouder bij iedere volgende invoer van genoemd product, zolang hij hem niet een dergelijke kennisgeving heeft gedaan. De sanctie op deze inbreuk dient niet alleen evenredig te zijn, maar eveneens voldoende effectief en afschrikkend om ervoor te zorgen dat Richtlijn 89/104 volle uitwerking krijgt. Een nationale maatregel krachtens welke, in geval van een dergelijke inbreuk, de merkhouder recht heeft op een financiële vergoeding onder dezelfde voorwaarden als wanneer deze producten zouden zijn nagemaakt, lijkt als zodanig ook niet strijdig met het evenredigheidsbeginsel. Het staat evenwel aan de nationale rechter om in elk concreet geval, met name gelet op de omvang van de schade die door de inbreuk van de parallelimporteur aan de merkhouder werd toegebracht, en met eerbiediging van het evenredigheidsbeginsel, het bedrag van de financiële vergoeding vast te stellen.
Lees het arrest hier.
