Omsnoeren DEWALT-producten levert merkinbreuk op

Vzr. Rechtbank Den Haag 3 augustus 2017, IEF 17023; ECLI:NL:RBDHA:2017:8947 (Stanley Black & Decker c.s. tegen HBL Online c.s.) Merkenrecht. Stanley Black & Decker c.s. zijn houders van de DEWALT-merken, waaronder Uniemerk DEWALT, en distributeur van gereedschapsproducten onder deze merken. HBL legt zich toe op de verkoop van gereedschappen via internet, waaronder de producten van Stanley Black & Decker c.s. Producten die door HBL uit Groot-Brittannië worden betrokken en zijn voorzien van een voor de Engelse markt geschikte stekker, worden door HBL omgesnoerd door een voor de Europese markt geschikte stekker. Inbreuk op merkrechten door omsnoeren wordt vastgesteld: de toestand van de DEWALT-producten is na het omsnoeren verslechterd. Voor de beantwoording van de vraag of ook het ‘’ompakken’’/uitpakken ten behoeve van de verzending inbreuk op merkrechten oplevert, is het van belang of ook erkende DEWALT-dealers, met wetenschap van de merkhouder dezelfde handelwijze hanteren als HBL. Hiervoor is verdere bewijslevering vereist, waarvoor in kort geding geen ruimte bestaat.

4.21. Gelet op de onduidelijkheid die in het onderhavige geding bestaat over de vraag of erkende DEWALT dealers met wetenschap van Stanley Black & Decker c.s. dezelfde handelwijze hanteren als HBL en de relevantie van die vraag, kan niet worden vastgesteld dat is voldaan aan het in r.o. 4.17 weergegeven criterium. Dat betekent dat voorshands onvoldoende aannemelijk is dat sprake is van inbreuk in de daar bedoelde zin. Hieruit volgt dat de vordering van Stanley Black & Decker c.s., voor zover deze ziet op het ompakken en/of aanpassen van (originele) verpakkingen van DEWALT producten (het gevorderde in 3.1 onder 4), zal worden afgewezen.

4.24. Op basis van de overgelegde stukken is naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk geworden dat de DEWALT producten na het omsnoeren een mindere kwaliteit hebben gekregen dan zij daarvoor hadden, voor wat (onder meer) betreft de veiligheid en de lengte van de gebruikte snoeren. In dit kader is van belang dat de originele kabels onbetwist dikker en beter geïsoleerd zijn, waardoor deze lagere werktemperaturen aankunnen, alsmede dat de vervangende kabels in voorkomende gevallen korter zijn dan het origineel. Hieraan doet het oordeel van de deskundige prof. dr. ir. [X] (vgl. r.o. 2.16) niet af, nu hij weliswaar concludeert dat na het omsnoeren geen sprake is van een gevaarlijk/inferieur product vanuit elektrotechnisch oogpunt, maar uit zijn bevindingen niet blijkt dat de omgesnoerde producten niet van mindere kwaliteit zijn dan de originele producten. Daarbij komt dat hij op één punt constateert dat een adereindhuls ontbreekt, hetgeen hij “slordig” noemt, en dat hij constateert dat het omsnoeren niet overal ‘conform trainingsdocument’ is uitgevoerd. Dat op die punten sprake zou zijn van een incident, hetgeen HBL Online c.s. ter zitting heeft aangevoerd, maakt dit niet anders. Kennelijk wordt door HBL immers onvoldoende waarborg geboden om dit soort incidenten te voorkomen. 

4.25. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat voorshands aannemelijk is geworden dat de toestand van de DEWALT producten na het omsnoeren is verslechterd. The Black & Decker Corporation heeft gelet hierop gegronde reden om zich tegen de verhandeling van omgesnoerde producten te verzetten. Een en ander geldt temeer nu het voor de consument/afnemers van de omgesnoerde DEWALT producten niet duidelijk is dat het gaat om niet onder toezicht van de merkhouder gewijzigde producten. De vordering in 3.1 onder 1 zal dan ook worden toegewezen ten aanzien van HBL, zoals hierna in het dictum nader bepaald. Daarbij zal het verbod worden toegespitst op de verweten handelingen, zodat het verweer dat het verbod te ruim is geformuleerd wordt ondervangen. Ook voor zover het gevraagde verbod grensoverschrijdend is, acht de voorzieningenrechter dit toewijsbaar nu HBL Online c.s. tegen het grensoverschrijdende karakter van het gevraagde verbod geen verweer heeft gevoerd.

4.29. Nu de voorzieningenrechter tot de slotsom is gekomen dat HBL voor wat betreft het omsnoeren van DEWALT producten inbreuk maakt op de merkrechten van The Black & Decker Corporation en de gevraagde verbodsvordering ter zake toewijsbaar acht, is in zoverre voor de gevorderde inzage in het bewijsbeslag voldaan aan de vereisten onder a) en c). Voor wat betreft de vraag of door het uitgepakt verzenden van de DEWALT producten ook inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van The Black & Decker Corporation is nadere bewijslevering vereist, waarvoor in onderhavige kort geding procedure geen ruimte bestaat. Dat neemt echter niet weg dat The Black & Decker Corporation haar stellingen voldoende heeft gestaafd om daaruit een redelijk vermoeden van inbreuk in de zin van artikel 843a Rv af te leiden. The Black & Decker Corporation heeft een rechtmatig belang bij de bescheiden waarmee zij haar vorderingen in de bodemprocedure nader kan onderbouwen. Ook in zoverre wordt derhalve voldaan aan het vereiste onder a) en c). Van de zijde van HBL Online c.s. is niet als verweer gevoerd dat de bescheiden waarvan inzage wordt verzocht onvoldoende bepaald zouden zijn en gezien de beslagbeschikking en het verzoekschrift waarnaar daarin wordt verwezen, is daarvan ook geen sprake. Daarmee is ook voldaan aan het vereiste onder b), zodat de vordering in beginsel zal kunnen worden toegewezen zoals in het dictum bepaald. Hierbij zal de voorzieningenrechter rekening houden met het door HBL Online c.s. gevoerde verweer, te weten i) dat de vordering te ruim zou zijn geformuleerd omdat wordt gevorderd ‘inzage te verschaffen’ maar niet wordt uitgelegd hoe, zodat HBL onnodig blootstaat aan het verbeuren van dwangsommen, ii) dat HBL zelf geen inzage kan verschaffen in de beslagen stukken, nu deze bij de gerechtelijk bewaarder liggen en niet bij haar en 3) dat de reikwijdte van de vordering onduidelijk is, omdat ten laste van een niet nader genoemde gedaagde een bevel wordt gevorderd, terwijl van alle gedaagden voor deze vordering een dwangsom wordt gevorderd. De voorzieningenrechter zal dit doen door de modaliteiten van het bevel, voor zover naar haar oordeel nodig, nader te specificeren.