Onbehoorlijk handelen door inroepen verval Beneluxmerk SnowTrex

Rechtbank Rotterdam 13 november 2019, IEF 18819; (TravelTrex tegen RLH) Eiser TravelTrex organiseert wintersportreizen in Europa. In Duitsland doet ze dat onder de naam Snowtrex, in de Benelux onder de naam WinterTrex. Verweerder RLH organiseert zomer- en wintervakanties en is houder van diverse woord- en beeldmerken. TravelTrec stelt dat RLH geen gebruik heeft gemaakt van haar merken SNOWTREX gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar en zonder geldige reden. TravelTrex vordert onder andere het Benelux woordmerk SNOWTREX en diverse Benelux beeldmerken van SNOWTREX van RLH als vervallen te verklaren. In reconventie vordert RLH TravelTrex te verbieden inbreuk te maken op de merken van RLH, onder andere: ieder (toekomstig) gebruik van de Uniemerkaanvrage SNOWTREX te staken en gestaakt te houden en de aanvrage in te trekken, en ieder (toekomstig) gebruik van de handelsnaam SNOWTREX en het woordmerk WINTERTREX te staken en gestaakt te houden. De eisen in conventie van Traveltrex  worden afgewezen, Geoordeeld wordt dat het TravelTrex niet vrij stond het verval het Beneluxmerk SNOWTREX in te roepen. Door dit wel te doen handelde TravelTrex in het licht van de langlopende relatie tussen partijen en het gedogen over en weer onbehoorlijk jegens RLH. De eisen in reconventie van RLH worden toegewezen.

4.19 Het meest verstrekkende verweer van TravelTrex hiertegen is dat RLH haar recht heeft verwerkt zich tegen dit gebruik te verzetten, zowel op grond van artikel 2:24 BVIE (oud) als op grond van het gemene (Nederlandse) recht. Zij voert daartoe aan dat TravelTrex al sinds 2009 houder is van het internationale merk, dat tevens is uitgebreid naar de Benelux, en dat TravelTrex ook als sinds mei 2008 naar buiten treedt onder de domeinnaam 'wintertrex', waarvan RLH blijkens de correspondentie tussen partijen uit 2009 (...) op de hoogte was en daaraan zelfs haar akkoord heeft gegeven.
RLH heeft dat gebruik derhalve bewust gedoogd gedurende meer dan vijf opeenvolgende jaren, terwijl van een depot te kwade trouw in de zin van het BVIE geen sprake is. TravelTrex mocht bovendien gerechtvaardigd vertrouwen op de mededeling van RLH dat zij geen problemen had met het gebruk van het teken WINTERTREX, aldus TravelTrex.

4.20. In artikel 2:24 lid 1 BVIE (oud, althans vervallen) was bepaald dat de houder van een ouder merk die het gebruik van ingeschreven jonger merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren zich niet meer kan verzetten tegen het gebruik van dit jongere merk ingevolge artikel 2.20 lid 1 sub a, b, en c, tenzij het te kwader trouw is gedeponeerd. Voor het aannemen van rechtsverwerking op grond van het gemene recht is krachtens vaste jurisprudentie vereist dat sprake is van omstandigheden als gevolg waarvan in dit geval door RLH bij TravelTrex, het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat RLH haar rechten niet meer jegens TravelTrex zou doen gelden.