Ontwerper-naam als merk: wanneer kan misleidend gebruik leiden tot verval?

HvJ EU 18 december 2025, IEF 23188; IEFbe 4075; ECLI:EU:C:2025:986 (PMJC SAS tegen [W] [X], [M] [X], [X] Créative SAS). Het Hof van Justitie kreeg van de Franse Cour de cassation de vraag hoe de vervalgrond wegens misleiding moet worden uitgelegd (art. 12(2)(b) Richtlijn 2008/95 en art. 20(b) Richtlijn 2015/2436). In het hoofdgeding ging het om twee merken die overeenkomen met de familienaam van een modeontwerper. Die merken waren na een overname overgedragen aan PMJC. De ontwerper werkte nog tot eind 2015 samen met PMJC, maar later ontstond een conflict: PMJC stelde o.a. merkinbreuk en oneerlijke mededinging, terwijl de ontwerper in reconventie stelde dat PMJC de merken daarna zo gebruikte dat het publiek dacht dat hij nog steeds de ontwerper was van de betrokken producten. Het Franse hof van beroep verklaarde de merkrechten deels vervallen, mede omdat PMJC producten op de markt bracht met decoraties uit het creatieve “universum” van de ontwerper en daarbij (volgens eerdere veroordelingen) inbreuk maakte op diens auteursrechten, waardoor consumenten konden denken dat het om door hem ontworpen werken ging.

Het Hof verduidelijkt dat de misleidingsgrond niet beperkt is tot “aard, hoedanigheid of herkomst”: die opsomming is niet uitputtend. Ook misleiding over het stilistische auteurschap (wie het ontwerp heeft gemaakt of eraan heeft bijgedragen) kan dus in beginsel onder deze vervalgrond vallen. Tegelijkertijd is het niet genoeg dat een merk met een ontwerpersnaam simpelweg door een andere onderneming wordt gebruikt: een gemiddelde consument weet dat niet elk product met zo’n naam daadwerkelijk door de ontwerper persoonlijk is ontworpen. Voor vervallenverklaring is vereist dat sprake is van werkelijke misleiding of een voldoende ernstig risico daarop, beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden, waaronder het concrete gebruik door de merkhouder (of met diens instemming). In zo’n context kan bijvoorbeeld relevant zijn dat de producten versieringen bevatten die sterk aan de ontwerper doen denken en zelfs diens auteursrechten schenden, omdat dit het risico vergroot dat het publiek ten onrechte gelooft dat de ontwerper nog betrokken is. Conclusie: de richtlijnen verzetten zich er niet tegen dat zo’n ontwerpersnaam-merk vervallen wordt verklaard als het gebruik ervan bij de normaal geïnformeerde, redelijk oplettende consument ten onrechte de indruk kan wekken dat de ontwerper betrokken was bij het ontwerp.

39      Uit deze overwegingen volgt dat werkelijke misleiding of een voldoende ernstig risico van misleiding in de zin van artikel 12, lid 2, onder b), van richtlijn 2008/95 en artikel 20, onder b), van richtlijn 2015/2436 zoals uitgelegd in de in punt 37 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte rechtspraak in geval van een merk bestaande in de familienaam van een modeontwerper eventueel kan voortvloeien uit misleiding van het publiek als gevolg van het gebruik van dit merk door de houder of met zijn instemming wat betreft het stilistische auteurschap van de waren waarop dat merk is aangebracht.

40      Of het gebruik van het merk het publiek kan misleiden moet worden onderzocht in het licht van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. De in punt 15 van het onderhavige arrest vermelde omstandigheid dat de waren waarop de merken betrekking hebben die worden gevormd door de familienaam van een modeontwerper, zijn versierd met decoraties die behoren tot het specifieke creatieve universum van die ontwerper en inbreuk maken op diens auteursrechten, kan een dergelijke relevante omstandigheid vormen, zoals de advocaat-generaal in punt 95 van zijn conclusie heeft opgemerkt, omdat daardoor het risico toeneemt dat er bij het publiek een onjuiste indruk ontstaat over het stilistische auteurschap van de waren waarop dat merk betrekking heeft.

41      Deze uitlegging strookt met de doelstelling van bescherming van de consument die ten grondslag ligt aan artikel 12, lid 2, onder b), van richtlijn 2008/95 en artikel 20, onder b), van richtlijn 2015/2436 (zie in die zin arrest van 30 maart 2006, Emanuel, C‑259/04, EU:C:2006:215, punt 46). Die doelstelling houdt in dat de consument in staat moet zijn een geïnformeerde keuze te maken tussen meerdere concurrerende producten of diensten.

42      Deze uitlegging vindt ook steun in de algemene doelstelling van de Unieregelgeving op het gebied van merkenrecht, te weten de onvervalste mededinging beschermen (zie in die zin arrest van 12 september 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, punt 45 en aldaar aangehaalde rechtspraak). In het licht van die doelstelling kan niet worden aanvaard dat een merk door het gebruik ervan een oneerlijk instrument wordt om klanten af te vangen.

43      Gelet op een en ander moet op de vraag worden geantwoord dat artikel 12, lid 2, onder b), van richtlijn 2008/95 en artikel 20, onder b), van richtlijn 2015/2436 aldus moeten worden uitgelegd dat zij zich er niet tegen verzetten dat een merk dat wordt gevormd door de familienaam van een modeontwerper vervallen wordt verklaard op grond dat dit merk, gelet op alle relevante omstandigheden, door de houder ervan of met diens instemming op zodanige wijze wordt gebruikt dat bij de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument ten onrechte de indruk kan worden gewekt dat die ontwerper betrokken is geweest bij het ontwerp van de waren waarop dat merk is aangebracht.