Overeenkomst over voorafgaande toestemming gebruik van merknaam FC Barcelona en Fanbox DVD's

Rechtbank Midden-Nederland 17 augustus 2016, IEF 16270; ECLI:NL:RBMNE:2016:4565 (ViceVerca tegen Dong Dao Group) Het gaat in deze zaak om de overeenkomst tot koop en distributie van een fanbox (dvd's) van voetbalclub. DDG stelt dat de tekst van de ‘draft’ slechts aan derden mag worden toegestaan om de merknamen van FC Barcelona te gebruiken na voorafgaande schriftelijke toestemming. Doorverkoop aan derden in het licht van de licentieovereenkomst ViceVerca en FC Barcelona, zou nog de afzonderlijke goedkeuring behoeven. De rechtbank neemt aan dat DDG ervan uit ging dat het haar vrijstond om de fanbox door te verkopen, maar dat dat niet het geval was. Binnen het EU- en Beneluxmerkenrecht is het recht uitgeput ten aanzien van de goederen die met zijn toestemming in het economisch verkeer zijn gebracht. De rechtbank laat DDG toe feiten en omstandigheden te bewijzen waaruit volgt dat ViceVerca en DDG zijn overeengekomen dat zij de fanbox gereed diende te hebben voor levering.

4.5. Ten aanzien van het argument onder 4.2 bij c) geldt het volgende. DDG stelt dat de doorverkoop door haarzelf aan derden in het licht van de licentie-overeenkomst tussen VV en FCB, de afzonderlijke goedkeuring van FCB behoefde, welke niet is verstrekt. De rechtbank verstaat deze stelling aldus dat DDG er op 15 maart 2013 vanuit ging dat het haar ook in het licht van de rechtsbetrekking tussen VV en FCB vrijstond om de fanbox door te verkopen maar dat dat in feite niet het geval was. De curator heeft gesteld dat het recht als bedoeld in de ‘Draft’ (“to grant sublicences with regard to the Trademarks to third parties”) niet aan DDG is verstrekt, omdat kon worden volstaan met de verkregen goedkeuring van FCB om de fanbox wereldwijd te verkopen en distribueren. Hier dringt zich de vraag op of het toestaan door VV aan DDG om de fanboxexemplaren die met goedkeuring van FCB in het economische verkeer zijn gebracht, te kopen en verder te verhandelen, een aangelegenheid betreft die DDG slechts krachtens (sub)licentie van FCB rechtsgeldig kon verrichten. De bevestigende beantwoording van die vraag ligt geenszins voor de hand nu de licentie-overeenkomst diverse handelingen aan VV met betrekking tot de fanbox toestaat, waaronder het wereldwijd verkopen en distribueren. Dat de partij die bij die distributie of verkoop de wederpartij van VV wordt, in het kader van de daarbij verworven positie een sublicentie van FCB behoeft, strookt daar niet mee en is bovendien in praktische zin niet zeer werkbaar. Ook telt hier dat binnen het EU- en Beneluxmerkenrecht het merkenrecht voor de rechthebbende is uitgeput ten aanzien van de goederen met diens merkvermelding die met zijn toestemming in het economisch verkeer zijn gebracht. De stellingen van de curator stroken daarmee, nu zij inhouden dat een (sub)licentie voor DDG niet gegeven is en ook niet nodig was. Het gaat hier enerzijds om goederen die met toestemming van FCB door VV in de Europese economische ruimte zouden zijn gebracht (door levering aan de Nederlandse vennootschap DDG), maar anderzijds om doorverkoop van die goederen buiten de Benelux en de EU. Aldus rijst hier de vraag of ook bij deze stand van zaken sprake is van de bedoelde uitputting. Aldus is tevens de vraag of en zo ja hoe, die uitputtingskwestie van invloed is op de (al dan niet: door FCB en VV beoogde) betekenis van de bepaling in hun licentie-overeenkomst omtrent de sublicentie. Het had hier op de weg van DDG gelegen om in deze kwestie nader te onderbouwen waarom de door haar voorgestane uitleg van die bepaling tussen VV en FCB de juiste is en dat haar daarom in verband met die bepaling een geslaagd dwalingsberoep toekomt. Nu zij dat heeft nagelaten is dat beroep ook in zoverre onvoldoende onderbouwd.

5 De beslissing
De rechtbank:

5.1. laat DDG toe feiten en omstandigheden te bewijzen waaruit volgt dat VV en DDG zijn overeengekomen dat VV de fanbox kort na 15 maart 2013, lopende het voetbalseizoen 2012/2013, gereed diende te hebben voor levering aan DDG,