P.K. kan zich niet meer verzetten tegen het merk Leef Vitaal wegens rechtsverwerking

Gerechtshof Den Haag 19 september 2023, IEF 21675; 200.310.994/01 (P.K. tegen Vemedia). P.K. is merkhouder van het woord- en beeldmerk ‘Lucovitaal’. P.K. verwijt Vemedia inbreuk te maken op haar merkenrecht door gebruik van het door Vemedia gedeponeerde merk ‘Leef Vitaal’. Het merk 'Leef Vitaal' staat op naam van moederbedrijf Versailles. P.K. heeft na ontdekking het merkgebruik in 2009 sommatiebrieven verstuurd naar Vemedia, maar hier geen vervolg aan gegeven. Hierop is P.K naar de rechter gestapt om een inbreukprocedure tegen Vemedia te starten.

Vemedia verweert zich in de procedure door te stellen dat sprake is van rechtsverwerking, omdat P.K. het gebruik gedurende vijf jaar heeft gedoogd. Zij betwist tevens dat de verpakkingen inbreukmakend zijn. De rechtbank heeft eerder in de procedure geoordeeld [zie IEF 20548] dat het beroep op rechtsverwerking slaagt, zodat P.K. zich niet meer kan verzetten tegen het gebruik van het merk ‘Leef Vitaal’. P.K. is tegen dit vonnis in hoger beroep gegaan en stelt dat geen sprake kan zijn van rechtsverwerking. Hiertoe stelt P.K. dat geen sprake is van merkgebruik, maar dit slaagt niet. Vemedia heeft het merk namelijk gebruikt voor reclamedoeleinden als overkoepelende term voor haar producten. Verder stelt P.K. dat geen sprake kan zijn van rechtsverwerking, omdat niet is tussengekomen door de jongere merkhouder (Versailles). Het hof stelt hierin wederom P.K. in het ongelijk en geeft aan dat juist de gebruiker van het teken belang heeft bij het beroep op rechtsverwerking. De jongere merkhouder hoeft bij een beroep op rechtsverwerking daarom geen partij te zijn bij de inbreukprocedure. Daarnaast stelt P.K dat een beroep op rechtsverwerking niet kan slagen doordat het depot van Leef Vitaal door Vemedia te kwader trouw is gedaan. Het hof gaat ook hier niet in mee, doordat Vemedia al voor merkregistratie gebruik had gemaakt van het merk en hierin zichtbaar afweek van het beeldmerk van ‘Lucovitaal’. Het hof komt daardoor tot het oordeel dat sprake is van rechtsverwerking.

Daarnaast stelt P.K. dat ondanks de rechtsverwerking sprake is van een inbreuk wegens verwarringsgevaar. Hierbij moet het woordmerk ‘Leef Vitaal’ buiten beschouwing worden gelaten, omdat P.K. daar niet meer tegen op kan treden. De overeenstemming is zodoende uitsluitend gelegen in niet-onderscheidende elementen, wat zo gering is dat verwarringsgevaar of een verband niet aan te nemen is. Het hof komt tot dezelfde conclusie als de rechtbank en oordeelt dat geen sprake is van een inbreuk.

6.35 Daar komt het volgende bij. Als er al enige overeenstemming zou moeten worden aangenomen dient de vraag naar de aanwezigheid van verwarringsgevaar vereist is voor de inbreuk sub b en een verband (en zo nodig de overige voorwaarden) vereist voor inbreuk sub c beantwoord te worden. Bij die beoordeling is van belang dat de waren waarvoor de Merken (onder meer) zijn ingeschreven en de verpakkingstekens 2 zijn gebruikt identiek, althans (deels) in hoge mate overeenstemmend zijn. Voorts gaat het hof er veronderstellenderwijs van uit de Merken in Nederland en daarmee in (een aanmerkelijk deel van) de Benelux en de EU bekend zijn. Ook daarvan uitgaande is het hof om de volgende redenen van oordeel dat er toch geen sprake is van het vereiste verwarringsgevaar of verband. Doordat bij de vergelijking het LEEF VITAAL merk niet in aanmerking kan worden genomen omdat PK daartegen niet meer kan optreden en, wat de Merken 3 tot en met 8 betreft, omdat het ouder is, is de eventuele overeenstemming uitsluitend gelegen in niet-onderscheidende elementen (met name de beschrijvende teksten over het product in Merken 4 en 8) en in de witte (bijna) halve cirkel in de Merken enerzijds en het afgeronde gekleurde vlak aan de bovenkant in de verpakkingstekens 2 anderzijds. Deze niet-onderscheidende elementen leggen voor de beoordeling van het verwarringsgevaar en het verband geen gewicht in de schaal. Door de verschillen tussen de ongelijkmatig afgeronde gekleurde vakken in de verpakkingstekens 2 en de (perfecte bijna) halve cirkel in de Merken, de andere verschillen tussen Merken 4, 6, 7 en 8 en de verpakkingstekens 2 en de (daardoor) sterk afwijkende totaalindrukken, is de overeenstemming tussen de verpakkingstekens 2 en de Merken, zo al aanwezig, te gering om verwarringsgevaar of het vereiste verband aan te nemen. Daarmee kan geen sprake zijn van een inbreuk sub b en behoeft ook de vraag of aan de overige vereisten voor een inbreuk sub c is voldaan geen behandeling.