Parallelimport en verwijderde codes geen gegronde reden voor merkinbreuk

Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 17 mei 2013, ECLI:NL:OGHACMB:2013:80 (Rémy Martin tegen Cardinal). Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie behandelt een hoger beroep van Rémy Martin, merkhouder van luxe cognac, tegen Cardinal Gift Shop N.V. op Sint Maarten. De zaak draait om parallelimport van flessen cognac waarvan de aangebrachte identificatiecodes zijn verwijderd. Rémy Martin vordert dat deze handel wordt verboden, omdat de verwijdering van de codes haar merkrechten schendt op grond van artikel 23 lid 8 Merkenlandsverordening (Mlv), dat merkhouders toestaat zich te verzetten bij “gegronde redenen”. Cardinal betoogt dat er geen sprake is van aantasting van het merk en wijst op het belang van vrije parallelhandel. In eerste aanleg wijst het Gerecht in Eerste Aanleg (GEA) de vorderingen af, onder verwijzing naar de eerdere Diageo-uitspraak van het Hof (IEF 11268), waarin is beslist dat het verwijderen van codes niet automatisch een gegronde reden oplevert. Rémy Martin gaat hiertegen in beroep en voert zeven grieven aan, onder meer dat de codes legitieme doeleinden dienen, zoals kwaliteitsbewaking en opsporing van parallelimport.

Het Hof wijst ook in hoger beroep de vorderingen af. Het oordeelt dat, overeenkomstig de bevestigde lijn in de Diageo-zaak en de bekrachtiging daarvan door de Hoge Raad in 2012, de aanwezigheid van een legitiem belang bij de identificatiecodes op zichzelf niet meebrengt dat hun verwijdering een gegronde reden vormt. Het Hof stelt vast dat er geen noemenswaardige aantasting is van de reputatie, kwaliteit of herkomstfunctie van het merk en dat de verwijdering geen verwarring veroorzaakt. Bovendien heeft toewijzing van de vorderingen een chilling effect op de parallelhandel, die door de wetgever juist wordt beschermd. De incidentele vordering van Cardinal tot zekerheidstelling voor proceskosten wijst het Hof af op grond van het Haags Rechtsvorderingsverdrag 1954, dat vrijstelling verleent. Uiteindelijk bekrachtigt het Hof het vonnis van het GEA, wijst het de grieven van Rémy Martin af en veroordeelt het haar in de proceskosten van het hoger beroep (NAF 3.682,50).

5.4.  Voorop staat, blijkens voormelde uitspraak van de Hoge Raad, dat de enkele omstandigheid dat een merkhouder een legitiem doel nastreeft met – en aldus een legitiem belang heeft bij – een maatregel, zoals in dit geval het aanbrengen van de identificatiecodes, niet meebrengt dat hij een gegronde reden heeft voor verzet als bedoeld in artikel 23 lid 8 Mlv, indien een handelaar die maatregel ongedaan maakt. Het Hof dient dan ook de ingeroepen belangen van Rémy Martin af te wegen tegen het belang van de door de wetgever gewenst geachte vrije parallelimport. Daarbij geldt dat de enkele omstandigheid dat aan een van de functies van het merkrecht – naast de wezenlijke functie van het waarborgen van de herkomst van de waar, ook de overige functies, zoals met name het garanderen van de kwaliteit van de waar en de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie – in enigerlei mate afbreuk wordt gedaan, niet noopt tot de gevolgtrekking dat de merkhouder een gegronde reden heeft voor verzet als bedoeld in artikel 23 lid 8 Mlv.