Por que los donuts tienen un agujero en el centro?
GvEA,18 april 2007, gevoegde zaken T-333/04 en T-334/04. House of Donuts International tegen OHIM / Panrico SA.
Net als het Duitse woord "Matratzen" zegt ook het Engelse woord "donut" de gemiddelde Spaanse consument vrij weinig. In Spanje is "donut" dan ook niet beschrijvend voor donuts.
Panrico SA (“Panrico”) heeft op basis van haar oudere Spaanse woord- en beeldmerkregistraties DONUT en DONUTS (voor klasse 30, 32 en 42) oppositie ingesteld tegen de aanvraag van House of Donuts International (“House of Donuts”) voor twee Gemeenschapswoord/beeldmerken HOUSE OF DONUTS voor dezelfde klassen.
In oktober 2001 werd deze oppositie door het OHIM gehonoreerd op grond van artikel 8 lid 1 sub b GMVo (verwarringsgevaar). Deze beslissing wordt bekrachtigd door de Vierde Kamer van Beroep. House of Donuts gaat vervolgens in beroep bij het Gerecht van eerste aanleg, waarbij zij klaagt dat de Kamer van Beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat er sprake is van gevaar voor verwarring bij het relevante (lees: Spaanse) publiek met betrekking tot de herkomst van de waren en diensten afkomstig van enerzijds Panrico en anderzijds House of Donuts.
Het Gerecht stelt allereerst vast dat de betrokken waren identiek zijn, en dat het relevante publiek in deze zaak bestaat uit de gemiddelde Spaanse consument. Vervolgens buigt het Gerecht zich over de stelling van House of Donuts dat de oudere merken van Panrico onderscheidend vermogen missen omdat de woorden ‘donut’ en ‘donuts’ beschrijvend zijn. Het daartoe door House of Donuts aangedragen bewijs wordt door het Gerecht afgedaan als niet-ontvankelijk dan wel niet relevant of overtuigend.
Allereerst de kopieën uit woordenboeken Spaans-Duits en Spaans-Engels (met een vermelding van het woord ‘donut’), deze zijn volgens het Gerecht niet-ontvankelijk omdat ze pas in de onderhavige instantie waren overgelegd. Bovendien zou daaruit niet kunnen worden afgeleid dat de gemiddelde Spaanse consument bekend zou zijn met dat van oorsprong buitenlandse woord.
Ook het feit dat het zoekwoord ‘donuts’ in combinatie met het zoekwoord ‘Spanje’ vele treffers oplevert op het internet betekent volgens het Gerecht nog niet dat ‘donuts’ beschrijvend is, omdat deze treffers zowel beschrijvende als niet-beschrijvende aanduidingen kunnen betreffen. Ten slotte verwerpt het Gerecht een Spaans handelsnaam- registratiecertificaat waarop de betreffende producten als ‘donuts’ worden omschreven, omdat op ditzelfde certificaat tegelijkertijd de betekenis van dit woord in het Spaans uiteen wordt gezet. Volgens het Gerecht is dan ook in eerdere instanties terecht geoordeeld dat het element ‘Donuts’ in de oudere merken van Panrico niet als beschrijvend is aan te merken. Het Gerecht merkt in dit kader - onder verwijzing naar het Fifties-arrest uit 2002 (T104/01) – nog op dat het Spaanse publiek slechts in beperkte mate bekend is met de Engelse taal.
Nadat het Gerecht vervolgens vaststelt dat het element ‘Donuts’ het dominante element is in de merken van beide partijen bekrachtigt het Gerecht het oordeel van de Kamer van Beroep dat – gelet op de overeenstemming tussen merken en tekens – er sprake is van gevaar voor verwarring onder het Spaanse publiek.
Lees het arrest hier.
