Prejudiciële vragen Hoge Raad begrip 'ouder recht'

HR 15 januari 2021, IEF 19706; ECLI:NL:HR:2021:42 (B.V. tegen V.O.F. Classic Coach Company) [Vervolg op IEF 18884]. Van 1968 tot 1977 zijn twee broers vennoten geweest van een te Amersfoort gevestigde vennootschap onder firma die een touringcarbedrijf dreef onder de naam “Reis- en Touringcarbedrijf Amersfoort’s Bloei 1968”. In 1975 heeft één van de broers de besloten vennootschap, eiseres in deze zaak, opgericht. Eiseres is gevestigd te Duivendrecht, drijft eveneens een touringcarbedrijf en is in 1977 uit Amersfoort’s Bloei 1968 getreden. Na het overlijden van de andere broer is het bedrijf van Amersfoort’s Bloei voortgezet door twee zoons onder de naam “V.O.F. Classic Coach Company” (CCC), dat vanaf 2006 is gevestigd te Almere. Eiseres is houdster van het op 15 januari 2008 gedeponeerde Benelux- woordmerk, ingeschreven onder meer voor diensten in klasse 39, waaronder diensten van een touringcarbedrijf.

Eiseres vordert CCC te bevelen om iedere inbreuk op haar Benelux-woordmerk en op de handelsnamen te staken en legt daaraan ten grondslag dat CCC door het gebruik van het woordmerk inbreuk maakt op haar merkrechten als bedoeld in art. 2.20 lid 1, aanhef en onder b en d, (oud) BVIE en op haar handelsnaamrechten als bedoeld in art. 5 Handelsnaamwet. CCC voert het verweer met onder meer een beroep op art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE. De merkhouder kan zich niet verzetten tegen het gebruik, in het economisch verkeer, van een overeenstemmend teken, dat zijn bescherming ontleent aan een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis. Tegen de gestelde handelsnaaminbreuk hebben CCC c.s. zich verweerd met onder meer een beroep op rechtsverwerking. De centrale vraag die aan de orde wordt gesteld is wanneer sprake is van een “ouder recht” in de zin van art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE. Nu deze vraag zich niet zonder redelijke twijfel laat beantwoorden, zal de Hoge Raad deze bij wijze van prejudiciële vraag aan het HvJ EU voorleggen.

3.3.9 Het hof heeft in deze zaak geoordeeld dat merkhouder [eiseres] met betrekking tot het als merk gedeponeerde teken ‘[eiseres]’ nog oudere handelsnaamrechten heeft dan CCC c.s. (rov. 26). Volgens het hof heeft [eiseres] echter haar recht verwerkt om op grond van deze oudere handelsnaamrechten het gebruik door CCC c.s. van de handelsnaam [betrokkene 3] – het gestelde “ouder recht” van CCC c.s. – te verbieden (rov. 33).

Naar Nederlands recht kan rechtsverwerking worden aangenomen indien de rechthebbende zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van zijn recht of bevoegdheid. Tijdsverloop alleen is daarvoor onvoldoende. Er moet sprake zijn van bijzondere omstandigheden op grond waarvan bij de wederpartij gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de rechthebbende zijn aanspraak niet meer geldend zal maken, of waardoor de positie van de wederpartij onredelijk verzwaard of benadeeld zou worden indien het recht of de bevoegdheid alsnog geldend wordt gemaakt.

Gelet op hetgeen hiervoor in 3.1 is overwogen, moet in deze zaak uitgangspunt zijn dat het beroep van CCC c.s. op rechtsverwerking als verweer tegen de handelsnaamrechtelijke vorderingen van [eiseres] slaagt. Dat brengt mee dat [eiseres] het gebruik door CCC c.s. van de handelsnaam [betrokkene 3] (het gestelde “ouder recht” van CCC c.s.), niet op grond van haar nog oudere handelsnaamrechten kan verbieden.

3.3.10 Nu het antwoord op de vraag hoe het begrip “ouder recht” in art. 6 lid 2 van de ingetrokken Merkenrichtlijn 2008/95/EG uitgelegd moet worden, in deze zaak van belang is voor de beoordeling van onderdeel I, en deze vraag zich niet zonder redelijke twijfel laat beantwoorden, zal de Hoge Raad deze bij wijze van prejudiciële vraag aan het HvJEU voorleggen.

1. Is voor de vaststelling dat sprake is van een “ouder recht” van een derde als bedoeld in art. 6 lid 2 van de ingetrokken richtlijn 2008/95/EG

a) voldoende dat die derde voorafgaand aan het merkdepot in het economisch verkeer gebruik heeft gemaakt van een in de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend recht; of

b) vereist dat die derde op grond van dit oudere recht, volgens de toepasselijke nationale wetgeving, het gebruik van het merk door de merkhouder kan verbieden?

2. Is bij de beantwoording van vraag 1 nog van belang of de merkhouder een nog ouder (in de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend) recht heeft ten aanzien van het als merk ingeschreven teken en zo ja, of de merkhouder op grond van dit nog oudere erkende recht het gebruik door de derde van het gestelde “ouder recht” kan verbieden?