Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU: In huis opslaan van merk-lagers in ruil voor een slof sigaretten en fles cognac economisch voordeel?

Prejudicieel gestelde vragen HvJ EU 28 november 2018, IEF 18325; IEFbe 2849; C-772/18 (Yhtiö-slof en cognac) Merkenrecht. Een Finse onderneming A is houder van een internationaal merk voor onder meer lagers. Een Finse particulier B heeft in 2011 een partij van zulke lagers ontvangen uit China (zonder betrokkenheid bij de verzending), opgehaald van het vliegveld en enkele weken opgeslagen in zijn huis. De partij lagers is vervolgens opgehaald en naar Rusland gebracht. Als beloning voor zijn verrichtingen heeft de particulier B een slof sigaretten en een fles cognac gekregen. Onderneming A heeft bij de civiele rechter een vordering tot schadevergoeding tegen particulier B ingesteld, wegens een inbreuk op haar merkenrecht. Artikel 5 van richtlijn 2008/95/EG (hierna: de richtlijn) verbiedt derden namelijk gebruik te maken van een ingeschreven merk in het economisch verkeer. Deze vordering ligt nu voor de hoogste Finse rechter, die nu vier prejudiciële vragen aan het Hof stelt.

De verwijzende rechter heeft een aantal twijfels die het hem onmogelijk maken in het geding te oordelen, omdat het hem onduidelijk is of particulier B van het merk gebruik heeft gemaakt. Het eerste punt van twijfel is artikel 5 van de richtlijn, dat niet van toepassing is op gebruik in de particuliere sfeer, waar hier – gezien de beloning – mogelijk sprake van is. De verwijzende rechter vraagt zich af of hij die beloning mag meenemen in zijn afweging. Ten tweede is het volgens de verwijzende rechter onduidelijk of artikel 5 van de richtlijn vereist dat B het merk gebruikt in het kader van zijn eigen economische activiteit. Ten derde betwijfelt de verwijzende rechter of de handelingen van B kunnen worden gekwalificeerd als “gebruik voor waren of diensten” in de zin van artikel 5 van de richtlijn. B heeft immers een behoorlijk passieve rol gehad, waarbij hij enkel de partij heeft opgehaald en enige tijd heeft opgeslagen in zijn woning. Ten slotte vraagt de verwijzende rechter zich af of de handelingen van B kunnen worden gekwalificeerd als “invoeren” in de zin van artikel 5 van de richtlijn, nu hij geen actieve rol heeft gehad bij de verzending, waartoe hij noch verzocht heeft.

Prejudiciële vragen:

1. Is het bedrag van het voordeel dat een particulier uit een vermeende merkinbreuk haalt, van belang bij de beoordeling of bij de handelwijze van deze particulier sprake is van gebruik van een merk in het economische verkeer in de zin van artikel 5, lid 1, van de merkenrichtlijn dan wel van gebruik in de zuiver particuliere sfeer? Wanneer een particulier het merk gebruikt, gelden voor gebruik in het economische verkeer dan andere criteria dan het behalen van economisch voordeel uit de activiteit met betrekking tot het betrokken merk?
2. Ingeval het economische voordeel van belang is en wegens het geringe economische voordeel dat een persoon heeft verkregen en de niet-vervulling van andere criteria voor gebruik in het economische verkeer niet kan worden aangenomen dat die persoon het merk voor een eigen handelsactiviteit heeft gebruikt, wordt dan voldaan aan de voorwaarde inzake gebruik van het merk in het economische verkeer in de zin van artikel 5, lid 1, van de merkenrichtlijn indien de particulier [OR. 11] het merk voor een derde in het kader van de handelsactiviteit van die derde gebruikt, ook wanneer hij niet als werknemer in dienst van die derde is?
3. Gebruikt een persoon die waren bewaart, een merk voor waren in de zin van artikel 5, lid 1 en lid 3, onder b), van de merkenrichtlijn, wanneer naar een lidstaat verzonden en aldaar in het vrije verkeer gebrachte, van een merk voorziene waren voor een vennootschap die deze waren wederverkoopt, in ontvangst worden genomen en worden bewaard door een persoon die in het bezit is gekomen van die waren, zich niet bezighoudt met de invoer en de uitvoer van waren en niet over een vergunning voor het beheer van een douane-en belastingentrepot beschikt?
4. Kan een persoon worden geacht van een merk voorziene waren in te voeren in de zin van artikel 5, lid 3, onder c), van de merkenrichtlijn, wanneer de waren niet op zijn verzoek zijn ingevoerd, maar hij zijn adres ter beschikking heeft gesteld van een wederverkoper en de in het vrije verkeergebrachte goederen in een lidstaat voor de wederverkoper in ontvangst heeft genomen, ze enkele weken in bezit heeft gehouden en ze voor vervoer naar een derde land buiten de Unie met het oog op wederverkoop aldaar heeft overgedragen? [OR. 12]

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: Arsenal Football Club (C-206/01); Class International (C-405/03); Adam Opel (C-48/05); Céline (C-17/06); O2 Holdings ja O2 (UK) (C-533/06); UDV North America (C-62/08); Google France en Google (gevoegde zaken C-236/08 en C-238/08); L’Oréal e.a. (C-324/09); Logistics e.a. (C-379/14).