Prejudiciële vragen gesteld over rechtsmacht en merkinbreuk

HvJ EU 27 april 2023, IEF 21397; ECLI: ECLI:EU:C:2023:343 (Prejudiciële verwijzing) Het Hof van Justitie (hierna: het Hof) heeft onlangs antwoord gegeven op een drietal prejudiciële vragen over de uitleg van artikel 125 lid 5 van de Uniemerkverordening. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een geschil tussen een Finse baggermachine-maker genaamd Lännen en twee Duitse bedrijven, Berky en Senwatec, die tot hetzelfde concern behoren.

Lännen had een rechtszaak tegen de laatstgenoemde bedrijven aangespannen wegens vermeende inbreuk op haar Uniemerk 'WATERMASTER'. Senwatec zou inbreuk hebben gepleegd op dit merk door gebruik te maken van een betaalde vermelding in een internetzoekmachine, waardoor er na een zoekopdracht naar de term 'WATERMASTER' een reclameboodschap voor de waren van Senwatec zou verschijnen. Berky zou ook inbreuk maken op het merk door de techniek van natuurlijke verwijzing toe te passen op afbeeldingen van de machines van Lännen; het gebruik van zogenaamde 'metatags'. Na een zoekopdracht naar 'WATERMASTER' verscheen op de Finse variant van Google een link naar een pagina met afbeeldingen van machines van Berky.

De Finse rechter heeft de zaak doorverwezen naar het Hof omdat Berky en Senwatec betwistten dat de Finse rechter bevoegd was om de zaak te behandelen. In deze zaak ontstond onduidelijkheid over de plaats waar schade is veroorzaakt (een bepalende factor voor de rechtsmacht van een lidstaat) en over de beoordeling of betaalde vermeldingen en het gebruik van 'metatags' op afbeeldingen inbreuk kunnen maken op een Uniemerk. 

Ten aanzien van de plaats van schade oordeelt het Hof dat de houder van een Uniemerk een rechtszaak kan aanspannen voor de rechtbank van een lidstaat waar de consumenten of handelaren zich bevinden tot wie de advertenties zijn gericht. Het maakt hierbij niet uit dat die derde niet uitdrukkelijk de betrokken lidstaat vermeldt als een van de gebieden waar de betrokken waren mogelijkerwijs worden geleverd.

Voorts oordeelt het Hof dat deze mogelijkheid van toepassing is wanneer een derde zonder toestemming gebruikmaakt van een teken dat identiek is aan het merk van een Uniehouder voor betaalde verwijzingen op de website van een zoekmachine. Het gebruik van 'metatags' valt echter buiten de genoemde mogelijkheid tot het aanspannen van een rechtszaak, omdat het verschilt van een betaalde verwijzing. 'Metatags' zijn namelijk niet bestemd voor het publiek van een bepaalde lidstaat en zijn enkel bedoeld om afbeeldingen op websites beter te identificeren. De Finse rechter is dus genoodzaakt zich onbevoegd te verklaren om te oordelen over de 'metatags' in deze zaak, maar mag wel oordelen over de betaalde verwijzing op grond van artikel 125 lid 5 Uniemerkverordening.

Het Hof (Vijfde kamer) verklaart voor recht:

Artikel 125, lid 5, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk,

moet aldus worden uitgelegd dat

de houder van een Uniemerk die zich benadeeld acht doordat een derde zonder zijn toestemming een teken dat identiek is aan dit merk heeft gebruikt in onlineadvertenties en onlineverkoopaanbiedingen voor dezelfde of soortgelijke waren als waarvoor dat merk is ingeschreven, tegen deze derde een vordering wegens inbreuk kan instellen bij een rechtbank voor het Uniemerk van de lidstaat waar de consumenten en handelaren zich bevinden tot wie deze advertenties of verkoopaanbiedingen waren gericht, ook al vermeldt die derde deze lidstaat niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig als een van de gebieden waar de betrokken waren mogelijkerwijs worden geleverd, wanneer die derde dat teken heeft gebruikt voor een betaalde verwijzing op de website van een zoekmachine die het topleveldomein van die lidstaat gebruikt. Dat is echter niet het geval op grond van het enkele feit dat de betrokken derde de techniek van de natuurlijke verwijzing heeft toegepast om afbeeldingen van zijn waren te plaatsen op een dienst voor het online delen van foto’s die onder een generiek topleveldomein valt, en daarbij gebruik heeft gemaakt van metatags met het betrokken merk als trefwoord.