Puma/Monshoe: formstrip te weinig gelijkend, geen inbreuk

Parket bij de Hoge Raad 29 augustus 2025, IEF 22895; ECLI:NL:PHR:2025:870 (Puma tegen Monshoe). In dit geding staat de vraag centraal of Monshoe met haar schoenontwerpen inbreuk maakt op Puma’s bekende formstrip-beeldmerken en of die merken nog wel normaal worden gebruikt. Puma baseert haar vorderingen op art. 9 lid 2 sub b en c UMVo en art. 2.20 lid 2 sub b en c BVIE. De b-grond ziet op verwarringsgevaar, de c-grond op bescherming van bekende merken tegen ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan reputatie of onderscheidend vermogen. Monshoe vordert in reconventie vervallenverklaring wegens non-usus. De rechtbank wijst de vorderingen van Puma grotendeels toe en verwerpt de reconventie. Het hof komt tot een ander oordeel: Puma toont met facturen, promotiemateriaal en jaarverslagen voldoende normaal gebruik aan, ook in varianten die het onderscheidend vermogen niet wijzigen, zodat de vervallenverklaring faalt. De inbreukvorderingen stranden echter omdat de visuele overeenstemming tussen de formstrip en Monshoes teken zeer gering is en het publiek geen verband legt; marktonderzoeken in Nederland, België en Duitsland bevestigen dit.

In cassatie klaagt Puma dat het hof de b-grond niet afzonderlijk beoordeelt en ten onrechte veronderstelt dat afwijzing van de c-grond automatisch meebrengt dat ook geen verwarringsgevaar bestaat. Monshoe klaagt incidenteel dat het hof ten onrechte delen van haar memorie van antwoord in incidenteel appel buiten beschouwing laat en een verkeerde maatstaf hanteert voor normaal gebruik en de familie van merken. De procureur-generaal concludeert dat beide middelen falen: de redenering dat het ontbreken van een verband onder de c-grond impliceert dat a fortiori geen verwarringsgevaar bestaat onder de b-grond is verdedigbaar, omdat de c-drempel lager ligt. Daarnaast past het hof de juiste maatstaf toe bij de beoordeling van normaal gebruik en bewaakt het terecht de zelfstandige positie van het incidenteel appel. Beide cassatieberoepen moeten daarom worden verworpen.

6.21   Hoewel in dit geval sprake is van (veronderstellenderwijs aangenomen) aanmerkelijk bekende beeldmerken, met een verhoogd onderscheidend vermogen, die worden gebruikt voor identieke waar als het teken, is de mate van overeenstemming niet groot genoeg voor het relevante publiek om al met al een verband tussen merk en teken te leggen. Dat de beeldmerken onderdeel zijn van een familie van merken maakt het voorgaande niet anders, omdat hun gemeenschappelijke karakteristieke vormkenmerken nu juist afwezig zijn bij het teken. Gezien het voorgaande kan verder in het midden blijven of het publiek het teken als loutere versiering of (ook) als merk opvat.

6.22   Dat het publiek geen verband zal leggen tussen de (formstrip)beeldmerken en het teken, vindt bevestiging in (met name) de door Monshoe in hoger beroep overgelegde marktonderzoeken. In die onderzoeken luidt de conclusie telkens dat het onderzochte publiek (afgerond) geen verband legt tussen het teken en de (beeld)merken van Puma. Het gaat bij deze zes onderzoeken steekproeven onder telkens (ongeveer) 500 vrouwen en 500 mannen van 18 tot en met 40 jaar in achtereenvolgens Nederland (prod. 38 a en b), België (prod. 38 c en d) en Duitsland (prod. 38 e en f). Monshoe heeft de onderzoeksopzet van deze zes rapporten nader laten toelichten en beoordelen door [deskundige 1] en [deskundige 2] (prod. 39a, 44 en 45). Het hof ziet mede gelet op deze toelichtingen, waarin ook gemotiveerd is ingegaan op de door Puma en haar [general counsel] van Puma geuite kritiek, onvoldoende aanleiding om eraan te twijfelen dat deze onderzoeken niet voldoen aan de daaraan te stellen formele eisen duidelijkheid en controleerbaarheid van de gestelde vragen, de groep van respondenten, de gegeven antwoorden en wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd. Met afzonderlijke steekproeven onder 18 tot en met 40 jarige vrouwen en mannen heeft Monshoe een aanzienlijk deel van het relevante publiek onderzocht en de uitkomsten zijn onder beide groepen en in de verschillende landen opmerkelijk gelijkluidend. In de rapporten is ook toegelicht waarom onderzoek onder een jongere categorie consumenten van 14 tot 18 jarigen bezwaarlijk is, terwijl aanknopingspunten dat de onderzoeken onder die specifieke groep tot andere uitkomsten zouden leiden ontbreken. Puma heeft haar andersluidende stelling ook niet met eigen onderzoek onderbouwd, daargelaten dat Monshoe gemotiveerd heeft betwist dat de doelgroep voor de van de twee beeldmerken voorziene sportschoenen en sneakers beperkt zou zijn tot 14 tot 18 jarige meisjes/vrouwen. Ook indien ervan zou worden uitgegaan dat de doelgroep van de onderhavige schoenen vooral uit vrouwen zou bestaan, doet dit aan de onderzoeksresultaten nog niet af, nu vrouwen en mannen afzonderlijk zijn bevraagd met overigens opvallend gelijkluidende uitkomsten.