Raw, cool, gers, wous, vet en wreed

Rechtbank ’s-Gravenhage, 25 november 2009, HA ZA 09-414, G-Star International B.V. & G-Star Raw Denim KFT tegen Pepsico Inc.

Merkenrecht. Bodemprocedure in de Raw-zaak (zie ook Vzr Rechtbank ’s-Gravenhage, 15 december 2008, IEF 7405). G-Star maakt i.c. op grond van haar Gemeenschapswoordmerk RAW en Benelux-woordmerk RW DENIM  bezwaar tegen gebruik PEPSI RAW, stellende dat Pepsico inbreuk maakt in Engeland en dat inbreuk dreigt in ander EU-landen. In reconventie vordert Pepsico nietigverklaring van de merken van G-Star.

Vonnis met aantal aardige elementen: nietigheid, beschrijving, bekendheid, Pago, Intel, marktonderzoeken. Bewijsopdracht G-Star "4.41. Indien de bekendheid van het merk ‘RAW’ en het vereiste verband komt vast te staan, dan ligt de conclusie voor de hand dat, zoals G-Star heeft aangevoerd, het gebruik van de tekens door PepsiCo in ieder geval afbreuk zal doen aan het onderscheidend vermogen van het merk ‘RAW’. Eerst even voor jezelf lezen:  

(Niet) beschrijvend: 4.3. PepsiCo stelt dat de merken beschrijvend zijn in relatie tot alle waren en diensten waarvoor de merken zijn geregistreerd. PepsiCo gaat er daarbij van uit dat het begrip ‘raw’ de betekenis heeft van ofwel ‘cool’, ’gers’, ’wous’, ’vet’ en ’wreed’ (de populaire betekenis) ofwel de betekenis rauw of onbewerkt.

(…) 4.5. (…) Uit een en ander kan worden afgeleid dat de populaire betekenis wellicht enige ingang heeft gevonden, en dan vooral in Nederland, maar het is onvoldoende om aan te nemen dat de betekenis gangbaar is. Daarom moet worden uitgegaan van alleen de betekenis rauw of onbewerkt.

4.6. G-Star heeft niet bestreden dat het Gemeenschapsmerk in deze betekenis beschrijvend kan zijn voor de waren in klasse 3 waarvoor het merk is ingeschreven. Het beroep van G-Star op inburgering is met betrekking tot deze waren op geen enkele wijze onderbouwd.

4.7. Voor wat de waren in klasse 25 betreft acht de rechtbank het Gemeenschapsmerk onderscheidend en niet beschrijvend omdat kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels en ceintuurs naar hun aard altijd afgewerkt zijn en niet is in te zien naar welk kenmerk van deze waren het begrip ‘raw’ dan zou moeten verwijzen. (…)

4.9. Voor wat het Beneluxmerk betreft is de rechtbank met PepsiCo van oordeel dat het merk beschrijvend kan zijn voor de kenmerken van de waren waarvoor het merk is ingeschreven. De aanduiding ‘raw denim’ kan namelijk, zoals PepsiCo terecht stelt, worden gebruikt om aan te geven dat in de waar ruwe, onbewerkte, spijkerstof is verwerkt of dat de waar ruwe spijkerstof betreft. Dit geldt al heel duidelijk voor de waren in klasse 24 maar ook voor die in klasse 25.

4.10. De juistheid van de stelling van G-Star dat sprake is van inburgering van, ook, het Beneluxmerk is gezien de producties waar zij naar verwijst (de reclame-uitingen van producties 1 tot en met 7) en het rapport van het in Nederland uitgevoerde marktonderzoek (productie 23) niet in te zien. (…)

Beneluxmerk nietig: 4.11. Gelet op het voorgaande dient het Beneluxmerk te worden nietigverklaard en zo ook het Gemeenschapsmerk voor zover registratie heeft plaatsgevonden voor de genoemde waren in klasse 3. Deze beslissing zal worden aangehouden totdat ook op de vorderingen in conventie kan worden beslist.

Bekendheid: (Pago): 4.15. Zoals het HvJEG in het recent gewezen Pago-arrest van 6 oktober 2009, zaak C- 301/07 (gewezen nadat partijen in deze zaak vonnis hadden gevraagd) uiteen heeft gezet, is voor die bekendheid nodig dat het merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek en in een aanmerkelijk deel van het grondgebied van de Gemeenschap. Het relevante publiek is het publiek waarop het merk is gericht. De rechter dient alle relevante omstandigheden in aanmerking te nemen, met name het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik van het merk en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven. Bekendheid in één lidstaat (althans de lidstaat Oostenrijk) volstaat om te voldoen aan de territoriale voorwaarde van artikel 9 lid 1 onder c.

4.18. Het door G-Star overlegde bewijsmateriaal overtuigt de rechtbank niet.

(…)

Bekendheid onderdeel merk: 4.20. De omstandigheid dat het relevante publiek ‘RAW’ herkent als deel van het bekende merk G-STAR RAW en op die manier de waren beschouwt als zijnde afkomstig van G-Star of haar rechtsvoorgangster (althans van dezelfde bron) doet niet af aan de mogelijke bekendheid van het merk. Uit HvJEG 7 juli 2005, zaak C-353/03 (Have a break; LJN BF9997) volgt immers dat een merk onderscheidend vermogen kan verkrijgen door het gebruik als deel van een ander merk. Voldoende is dat het relevante publiek in staat is de waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren op basis van het gebruik van het merk. Hiervan uitgaande is niet in te zien waarom het gebruik van het merk als deel van een ander merk er niet toe zou kunnen leiden dat dit deel niet alleen onderscheidend vermogen verkrijgt, maar zelfs een bekend merk wordt.

(…)

Bewijsaanbod bekendheid: 4.26. De bekendheid van het Gemeenschapsmerk staat dus op grond van het overgelegde bewijsmateriaal niet vast. G-Star heeft echter op dit punt uitdrukkelijk aanvullend bewijs aangeboden, waartoe de rechtbank haar zal toelaten. De rechtbank acht in ieder geval zinvol dat allereerst nogmaals een marktonderzoek wordt verricht door een door de rechtbank te benoemen deskundige en na overleg met partijen over de vraagstelling. Voor dit overleg wordt een comparitie van partijen gelast. Bij die gelegenheid kan G-Star tevens aangeven op welke (andere) wijze zij de stelling eventueel wenst te bewijzen en kunnen partijen zich desgewenst uitlaten over de consequenties van het Pago-arrest voor de onderhavige zaak. Gelet op de bewijslast dienen de kosten van het onderzoek voorshands te worden gedragen door G-Star.

Verband en inbreuk: 4.27. Voor inbreuk onder artikel 9 lid 1 onder c GMVo is vereist dat het publiek een verband legt tussen het Gemeenschapsmerk en de gebruikte tekens. Volgens het Intel-arrest (HvJEG 27 november 2008, zaak C-252/07, LJN BG7353) is daaraan gelijk te stellen dat het jongere merk (het arrest betreft een geval van conflicterende merkinschrijvingen) het bekende merk bij het relevante publiek in gedachten roept. Het Hof houdt voor, deels met verwijzing naar de eerdere arresten Adidas-Salomon en Adidas Benelux, dat het bestaan van een dergelijk verband globaal dient te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waartoe behoren de mate van overeenstemming van de conflicterende merken, de aard van de waren waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, daaronder begrepen de mate waarin deze waren of diensten gerelateerd zijn dan wel onderling verschillen, alsmede het relevante publiek, de mate van bekendheid van het oudere merk, de mate van intrinsiek dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het oudere merk en het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek. Deze omstandigheden moeten volgens het arrest eveneens bij de beoordeling van de gestelde inbreuk in acht genomen worden (vergelijk overweging 68).

4.28. G-Star meent dat het verband niet bewezen hoeft te worden, maar kan worden afgeleid uit de omstandigheden. (…)

Intel: 4.32. Wel maakt het Intel-arrest in overweging 38 duidelijk dat de merkhouder niet noodzakelijk bewijs moet leveren van daadwerkelijk inbreuk, maar kan volstaan elementen te bewijzen op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een ernstig gevaar (in het arrest van 12 december 2008, zaak C-197/07 inzake TDK spreekt het Hof van Justitie in overweging 22 van een ‘risk, which is not hypothetical’) dat een inbreuk zich in de toekomst voordoet. Verder moet de uitleg in aanmerking worden genomen die door het Hof aan de verschillende vormen van inbreuk is gegeven (het meest recent in HvJEG 18 juni 2009, zaak C-487/07 inzake L’Oréal, LJN BJ1503, met name overwegingen 39 – 41).

4.33. Bij de beoordeling van het te leveren bewijs is van belang dat de wijze van bewijslevering volgens artikel 101 lid 3 GMVo wordt bepaald door nationaal procesrecht, tenzij anders is bepaald. Naar Nederlands procesrecht behoeft (uiteraard) niet bewezen te worden wat niet is betwist of wat, in het licht van het door de wederpartij gestelde, onvoldoende gemotiveerd is betwist. Verder kan het bewijs van daadwerkelijke inbreuk door de rechter worden afgeleid uit – erkende of na bewijslevering – vaststaande feiten. In sommige gevallen, zoals in het geval van het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, is dat zelfs noodzaak. Direct bewijs van de inbreuk is in een dergelijk geval niet mogelijk omdat daarin een rechterlijk oordeel (het ongerechtvaardigde van het genoten voordeel) besloten ligt.

4.34. Het door G-Star overlegde bewijsmateriaal overtuigt de rechtbank niet dat het gestelde verband door het relevante publiek wordt gelegd, zodat alleen al daarom niet kan worden aangenomen dat zich een van de gestelde inbreuken voordoet of dat een ernstig gevaar bestaat dat een inbreuk zich in de toekomst zal voordoen.

(…)

4.38. Uit deze onderzoeken volgt dus geenszins het vereiste verband. (…)

4.39. Voor de beoordeling van de gestelde inbreuk, meer in bijzonder het verband, is verder van belang dat in deze procedure niet, althans niet in dit stadium, kan worden uitgegaan van de bekendheid van het merk ‘RAW’.

Bewijsopdracht inbreuk: 4.40. Ook voor de gestelde inbreuk heeft G-Star uitdrukkelijk (aanvullend) bewijs aangeboden, in het bijzonder van de verwarring die ontstaat door de door PepsiCo gebruikte tekens. De rechtbank zal haar tot dat bewijs toelaten op dezelfde wijze als hiervoor onder 4.26 is overwogen.

4.41. Indien de bekendheid van het merk ‘RAW’ en het vereiste verband komt vast te staan, dan ligt de conclusie voor de hand dat, zoals G-Star heeft aangevoerd, het gebruik van de tekens door PepsiCo in ieder geval afbreuk zal doen aan het onderscheidend vermogen van het merk ‘RAW’ omdat PepsiCo, naar zij zelf stelt, het teken steeds, of vrijwel steeds, gebruikt in combinatie met haar algemeen bekende merk ‘PEPSI’ en te verwachten is dat door dit gebruik het relevante publiek in meer of mindere mate het merk ‘RAW’ zal gaan associëren met het hem zeer bekende ‘PEPSI’ in plaats van met de waren van G-Star. Dit punt kan echter pas na bewijslevering en eventueel tegenbewijs bindend worden beoordeeld.

Niet geregistreerd merk: 4.42. De rechtbank verwerpt het onder 3.4.4. weergegeven verweer dat PepsiCo door gebruik van een algemene term als ‘raw’ in de populaire betekenis nooit inbreuk kan maken. PepsiCo verwijst in dit verband naar paragraaf 9.7.5 van Cohen Jehoram / Van Nispen / Huydecoper, Industriële Eigendom 2, waarin de auteurs ingaan op een buitenwettelijke beperking van het merkrecht in gevallen waarin het merk niet is geregistreerd om normale merkfuncties te vervullen. Dat hiervan sprake is heeft PepsiCo echter op geen enkele manier gemotiveerd.

Lees het vonnis hier.