Recept voor beoordeling
HvJ EG 15 februari 2007, in zaak C-239/05. BVBA Management, Training en Consultancy tegen het Benelux-Merkenbureau.
Prejudiciële vragen van het Hof van Beroep te Brussel in verband met een gehele weigering van inschrijving van een merk door een merkenautoriteit en de toetsing van die beslissing door de bevoegde rechterlijke instantie.
Het Benelux-Merkenbureau weigerde het merk "The Kitchen Company" in te schrijven op grond dat het louter beschrijvend zou zijn voor de soort, hoedanigheid, herkomst of bestemming van de in de klassen 11, 20, 21, 37 en 43 genoemde waren en diensten van, voor of met betrekking tot een bedrijf in keukens en het derhalve ieder onderscheidend vermogen zou missen. Tegen deze beslissing is door BVBA hoger beroep ingesteld bij het Hof van Beroep te Brussel. De verwijzende rechter stelt vast dat het merk niet voor alle in klasse 21 genoemde waren beschrijvend is, maar slechts voor keukengerei.
Het Benelux-Merkenbureau oordeelde in algemene bewoordingen dat het aangevraagde teken elk onderscheidend vermogen miste. Volgens de verwijzende rechter kan een dergelijke algemene beslissing voor de rechterlijke instantie die deze beslissing dient te toetsen tot gevolg hebben dat deze instantie volgens de nationale wettelijke regeling niet alle relevante feiten en omstandigheden in aanmerking kan nemen, zoals door het arrest Postkantoor wordt geëist. Indien de beslissing niet ingaat op elke waar of dienst afzonderlijk, kan de beroepsinstantie zijn bevoegdheid niet uitoefenen, wanneer nationale regelgeving voorschrijft dat deze rechterlijke instantie alleen kan oordelen over hetgeen aan de merkenautoriteit is voorgelegd en binnen de beslissing van deze laatste valt, en in de inschrijvingsaanvraag noch in de beslissing aan de individuele waren en diensten wordt gerefereerd.
De eerste prejudiciële vraag betreft de motiveringsplicht. Moet het BMB, nu dus het BBIE, na haar onderzoek naar de aanwezigheid van een absolute weigeringsgrond in haar voorlopige en haar eindbeslissing over het depot haar conclusie geven voor elk van de waren en diensten afzonderlijk?
A-G Sharpston breekt in haar conclusie een lans voor het Benelux-Merkenbureau en geeft aan dat het in de praktijk niet altijd doenlijk is om voor elke individuele waar of dienst een individuele motivering te verstrekken. De enige werkbare onderzoeksmethode voor een merkenautoriteit bestaat erin de waren en diensten allereerst te hergroeperen rond hetgeen als kernwaren en –diensten voorkomt. Het zou moeten volstaan dat uit de beslissing blijkt waarom de inschrijving is geweigerd voor de specifieke categorieën van waren en diensten waartoe de individuele waren en diensten behoren.
Het HvJ EG formuleert het echter anders en oordeelt dat een merkenautoriteit die weigert een merk in te schrijven, in haar beslissing voor elk van de in de aanvraag om inschrijving opgegeven waren en diensten haar conclusie dient te vermelden, ongeacht de wijze waarop deze aanvraag is geformuleerd. Het HvJ EG voegt hier wel aan toe: “Wanneer evenwel dezelfde weigeringsgrond wordt ingebracht voor een categorie of een groep van waren of diensten, kan de bevoegde autoriteit volstaan met een globale motivering voor alle betrokken waren of diensten.” (38) Met dit laatste komt het HvJ EG de merkenautoriteiten alsnog tegemoet.
Op de tweede vraag van het Hof van Beroep te Brussel antwoordt het HvJ EG dat een nationale rechtsorde een rechterlijke instantie waarbij beroep is ingesteld tegen een beslissing van de merkenautoriteit, kan opleggen alleen te oordelen over hetgeen aan de bevoegde autoriteit is voorgelegd en binnen de beslissing van deze laatste valt, of, in andere woorden, te beletten om zich over het onderscheidend vermogen van het merk voor elk van de in de aanvraag om inschrijving opgegeven waren en diensten afzonderlijk uit te spreken, wanneer noch deze beslissing noch deze aanvraag betrekking had op categorieën van waren of diensten of waren of diensten afzonderlijk (dit in het kader van het doeltreffendheidsbeginsel, om de uitoefening van de door het gemeenschapsrecht verleende rechten in de praktijk niet onmogelijk of uiterst moeilijk maken. De belanghebbende kan onder meer, nadat geheel of ten dele in zijn nadeel vonnis is gewezen, een nieuwe aanvraag om inschrijving van het merk indienen.); en
Op de derde vraag antwoord het Hof tenslotte een nationale rechtsorde een rechterlijke instantie waarbij beroep is ingesteld ook kan beletten om feiten en omstandigheden die zich na het geven van deze beslissing hebben voorgedaan, bij de beoordeling van de rechtmatigheid van deze beslissing in aanmerking te nemen.
Lees het arrest hier.
