Rechtbank verklaart merk 'DELOREAN EU' nietig en verbiedt gebruik DeLorean-tekens

Rb. Den Haag 29 januari 2025, IEF 22547; ECLI:NL:RBDHA:2025:1179 (Delorean Motor Company tegen naam 1). Deze zaak betreft een geschil tussen DeLorean Motor Company (DMC) en naam 1 c.s., waarin DMC vordert dat de rechtbank inbreuken op haar intellectuele eigendomsrechten vaststelt. DMC stelt dat naam 1 c.s. inbreuk maakt op haar DMC-woordmerken, handelsnaam en auteursrechten door onder andere het gebruik van het merk "DeLorean" en door foto's van DeLorean-voertuigen zonder toestemming te gebruiken. Ook vordert DMC schadevergoeding voor deze inbreuken. De rechtbank begint met het vaststellen van haar bevoegdheid en oordeelt dat zij bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen van DMC die zijn gebaseerd op de merkregistraties van DMC, waaronder de Beneluxmerken en de EU-merken. Ten aanzien van de vorderingen die voortvloeien uit de franchiseovereenkomst wordt echter geoordeeld dat de rechtbank niet bevoegd is, omdat de overeenkomst een forumkeuzebeding bevat waarin expliciet is gekozen voor de rechtbanken in Harris County, Texas. DMC vordert in de eerste plaats de nietigverklaring van het merk van naam 1 en de overdracht van het merk aan DMC. De rechtbank oordeelt dat er geen sprake is van een onbetrouwbare gemachtigde, aangezien naam 1 geen onterecht merkdepot heeft verricht. De rechtbank wijst de vordering tot nietigverklaring van het merk van naam 1 echter toe op basis van verwarringsgevaar. De rechtbank overweegt dat het merk van naam 1, gezien de gelijkenis met de DMC-merkregistraties, verwarring kan veroorzaken bij het relevante publiek, ondanks de argumenten van naam 1 dat het publiek het verschil zou herkennen.

Daarnaast wordt de vordering tot inbreuk op de DMC-woordmerken besproken. De rechtbank oordeelt dat het gebruik door naam 1 c.s. van de tekens "DeLorean", "DeLorean EU" en "DeLorean Europe", zowel als handelsnaam als merk, inbreuk maakt op de merkregistraties van DMC. De rechtbank stelt vast dat er visuele en auditieve overeenstemming is tussen de DMC-woordmerken en de door naam 1 c.s. gebruikte tekens, wat leidt tot verwarringsgevaar bij het relevante publiek. De rechtbank merkt hierbij op dat het publiek in dit geval uit gespecialiseerde liefhebbers van DeLorean-auto's bestaat, maar dat zelfs dit deskundige publiek door de gelijkenis tussen de tekens in verwarring kan raken. 

Ten aanzien van het beroep op rechtsverwerking stelt de rechtbank vast dat een merkhouder die het gebruik van een jonger merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf jaar, zijn recht op nietigverklaring verliest. De rechtbank oordeelt echter dat DMC pas in 2022 wetenschap kreeg van het gebruik van het merk van naam 1. Omdat de vijfjaarstermijn pas vanaf dat moment begint te lopen en DMC tijdig actie heeft ondernomen, slaagt het beroep van naam 1 c.s. op rechtsverwerking niet. Ook het beroep op vermogensrechtelijke rechtsverwerking wordt door de rechtbank afgewezen. naam 1 c.s. stelt dat hij er gerechtvaardigd op heeft vertrouwd dat DMC geen actie meer zou ondernemen, waardoor hij zijn onderneming verder heeft uitgebouwd en investeringen heeft gedaan. De rechtbank overweegt dat enkel stilzitten of tijdsverloop daarvoor niet voldoende is. Er moeten bijzondere omstandigheden zijn die dat vertrouwen rechtvaardigen of waardoor de positie van de wederpartij onredelijk wordt verzwaard. De rechtbank komt tot de conclusie dat uit de door naam 1 c.s. aangevoerde feiten niet volgt dat DMC haar rechten heeft prijsgegeven.

Wat betreft de auteursrechten van DMC oordeelt de rechtbank dat naam 1 c.s. inbreuk maakt door het gebruik van fotomateriaal dat door DMC aan naam 1 is verstrekt. De rechtbank bevestigt dat het gebruik van dit materiaal zonder toestemming van DMC een inbreuk is op de auteursrechten van DMC. De rechtbank concludeert dat de DeLorean-tekens inbreuk maken op de DMC-woordmerken en dat het gebruik ervan moet worden gestaakt. Een verbod op het verdere gebruik van deze tekens wordt opgelegd.

4.14. Uit de door [naam 1] c.s. aangevoerde omstandigheden kan niet worden afgeleid dat DMC het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat zij niet zal optreden tegen het gebruik van het merk van [naam 1] of anderszins het gebruik van DeLorean-tekens door [naam 1] c.s. Het enkele stilzitten is daarvoor immers onvoldoende. Ook uit de brieven die DMC eind 2016 en begin 2017 heeft verstuurd in het kader van de (door haar gestelde) beëindiging van de franchiseovereenkomst blijkt niet dat DMC op enige manier haar rechten heeft prijsgegeven. Het enkele feit dat partijen na 2017 zaken zijn blijven doen is ook onvoldoende om een dergelijk prijsgeven van rechten aan te nemen. Het beroep op de vermogensrechtelijke rechtsverwerking slaagt dus niet. 

4.28. Het merk 'DELOREAN EU' van [naam 1] is een zuiver woordmerk dat bestaat uit de twee woorden 'DELOREAN' en 'EU'. Anders dan betoogd door [naam 1] c.s., gaat de rechtbank ervanuit dat in het merk van [naam 1] het element 'DELOREAN' moet worden beschouwd als het dominerende en onderscheidende bestanddeel. Het woord 'DELOREAN' is immers het eerste van de twee woorden en is aanmerkelijk langer dan het woord 'EU', waardoor de aandacht van de gemiddelde consument naar dat bestanddeel zal gaan. Dat, zoals [naam 1] c.s. stelt, de toevoeging 'EU', naast een verwijzing naar de Europese Unie, ook verwijst naar de initialen van (Ed) [naam 1] en daardoor als het dominerende bestanddeel moet worden gezien, volgt de rechtbank niet. De rechtbank acht het aannemelijk dat het relevante publiek de toevoeging 'EU' (enkel) zal zien als een verwijzing naar de Europese Unie, zijnde het geografische gebied waarop [naam 1] c.s. met zijn merk actief is. Het bestanddeel 'EU' is daarmee naar het oordeel van de rechtbank beschrijvend in het licht van de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven en moet voor de totaalindruk als een minder bepalende toevoeging worden gezien.