Rechter werpt licht op de licentieovereenkomst tussen EIC c.s. en Reflexy c.s.

Rb. Noord-Holland 22 mei 2024, IEF ; ECLI:NL:RBNHO:2024:7175 (EIC c.s. tegen Reflexy c.s.). Eisers in deze zaak zijn Ucelli Holding B.V. en Great Horizon B.V. (samen hierna: EIC c.s.). EIC c.s. is aandeelhouder in EIC, een vennootschap die als doel heeft de octrooirechten van gedaagde en zijn bedrijf Reflexy Nederland B.V. ((samen) hierna: Reflexy (c.s.)) te exploiteren. Ook gedaagde is aandeelhouder in EIC, namelijk via Spectrum Energy Holding B.V. (hierna: Spectrum) en Reflexy (Spectrum is de enig aandeelhouder van Reflexy). De exploitatie door EIC vindt plaats op basis van een licentieovereenkomst. Reflexy heeft aan EIC c.s. laten weten dat zij een beroep doet op de opzegging van de overeenkomst. In reactie hierop heeft EIC c.s. verlof verkregen tot het leggen van conservatoir beslag ten laste van Reflexy c.s., waarna Reflexy heeft bevestigd dat de opzegging geen rechtsgevolg heeft gehad. EIC c.s. vordert bij de rechtbank onder andere dat Reflexy wordt veroordeeld tot nakoming van de licentieovereenkomst en tot betaling van de boetes die Reflexy op grond van de overeenkomst verbeurt. Reflexy c.s. vordert in reconventie onder andere dat een verklaring voor recht wordt gegeven dat de nieuwe, niet geoctrooieerde uitvindingen van gedaagde niet onder de reikwijdte van de licentieovereenkomst vallen en dat de tussen Reflexy en EIC c.s. gesloten licentieovereenkomst opzegbaar is.

De rechtbank is van oordeel dat de door EIC c.s. gestelde tekortkomingen van Reflexy c.s. niet zijn komen vast te staan. Allereerst gaat zij na wat partijen op grond van de licentieovereenkomst redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Zij constateert dat Reflexy niet meer informatie aan EIC c.s. had hoeven verstrekken dan zij al deed. Het samenstellen van een onderdelenlijst en het maken van pilot-toestellen is, in tegenstelling tot wat EIC c.s. stelt, de verantwoordelijkheid van EIC c.s. zelf geweest. Hoewel gedaagde als medebestuurder van EIC verantwoordelijkheid draagt voor de werkzaamheden van EIC, benadrukt de rechtbank dat gedaagde tegelijkertijd ook de rol van bestuurder van Reflexy als licentiegever heeft te vervullen. Verder oordeelt de rechtbank dat Reflexy het exclusiviteitsbeding in de licentieovereenkomst niet heeft geschonden. De samenwerking die gedaagde met betrokkene is aangegaan, was namens EIC en niet namens Reflexy. Gedaagde was hiertoe bevoegd op basis van de managementovereenkomst tussen EIC en Spectrum. De door Reflexy c.s. in reconventie gevorderde verklaring voor recht wordt afgewezen, omdat de vordering te onbepaald is: de rechter heeft geen duidelijkheid over de aard en inhoud van een eventuele nieuwe uitvinding. Verder volgt de rechtbank Reflexy c.s. niet in de opvatting dat de gesloten licentieovereenkomst opzegbaar zou zijn, nu hier geen aanknopingspunten voor zijn en het tegendeel uit de contractuele bewoordingen blijkt.

5.9. Als onvoldoende weersproken staat bovendien vast dat EIC is opgericht met het doel de octrooiproducten te certificeren en te exploiteren, omdat Reflexy zelf de kosten daarvan (met name de kosten van certificering) niet kon dragen. Daaruit volgt naar het oordeel van de rechtbank dat de bedoeling van partijen bij de licentieovereenkomst kennelijk was dat de benodigde werkzaamheden (en kosten) voor het certificeren van de producten door EIC verricht zouden worden, en (dus) niet door Reflexy als licentiegever. Deze - niet door Reflexy, maar door EIC te verrichten - werkzaamheden ten behoeve van de certificering bestaan (kennelijk) onder meer uit het samenstellen van een onderdelenlijst en het maken van pilot-toestellen.

5.10. Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de tussen partijen geldende overeenkomsten (waaronder de licentieovereenkomst en managementovereenkomst), in hun onderlinge samenhang beschouwd, aldus moeten worden uitgelegd dat (mogelijk) op Spectrum en/of [gedaagde 2] in hoedanigheid van bestuurder van EIC de verplichting rust om deze werkzaamheden te verrichten, maar dat EIC c.s. onvoldoende concreet hebben toegelicht dat die verplichting (mede) rust op Reflexy als licentiegever op grond van de licentieovereenkomst.

5.22. De rechtbank stelt hierbij voorop dat uit 5.18 en 5.19 volgt dat [gedaagde 2] op grond van de in de managementovereenkomst aan Spectrum gegeven volmacht vertegenwoordigingsbevoegd was en dat hij niet buiten zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid is getreden. Voor zover voor [gedaagde 2] duidelijk was (of had moeten zijn) dat zijn medebestuurder [betrokkene 1] niet instemde met de samenwerking met [betrokkene 4]/FeNB2 voor de showroom/villa van [betrokkene 3] (hetgeen Reflexy c.s. weerspreken, maar in deze procedure verder in het midden kan blijven), doet dat geen afbreuk aan die vertegenwoordigingsbevoegdheid van [gedaagde 2] (via Spectrum) om namens EIC te handelen. Indien dit betoog van EIC c.s. zou worden gevolgd, zou dit mogelijk ertoe kunnen leiden dat [gedaagde 2] (Spectrum) als bestuurder intern zijn verplichtingen tegenover EIC heeft geschonden. Dat kan er echter niet toe leiden dat (1.) [gedaagde 2] achteraf niet bevoegd was namens EIC te handelen en dat (2.) daarom achteraf alsnog moet worden aangenomen dat [gedaagde 2] handelde namens Reflexy (en waarmee Reflexy dan haar verplichtingen uit de licentieovereenkomst zou hebben geschonden). Voor zover EIC c.s. dat betogen, worden zij daarin niet gevolgd.

5.45. De ingestelde vordering is bovendien niet (alleen) toegespitst op IRIS II. Hoewel de rechtbank er begrip voor heeft dat het voor partijen van belang is duidelijkheid te verkrijgen over de reikwijdte van de licentieovereenkomst, kan de rechtbank daarover in de onderhavige procedure niet beslissen, omdat de vordering te onbepaald is. Zonder dat duidelijkheid bestaat over de aard en inhoud van een eventuele nieuwe uitvinding, kan de rechtbank geen oordeel vormen over de vraag of deze binnen de reikwijdte van de licentieovereenkomst valt (en zo ja, onder welke bepaling van de licentieovereenkomst). Toewijzing van de gevorderde verklaring voor recht zou ook geen duidelijkheid voor partijen scheppen over eventuele toekomstige uitvindingen.

5.51. Gelet op het voorgaande hebben Reflexy c.s. onvoldoende feiten en omstandigheden aangedragen die de conclusie kunnen rechtvaardigen dat de door Reflexy c.s. beoogde rechtsgevolgen (opzegbaarheid van de licentieovereenkomst, dan wel het eindigen van de exclusiviteit van het licentierecht, indien niet binnen vijf jaar de investeringen zijn terugverdiend) voortvloeien uit de partijbedoelingen, dan wel uit de aard van de overeenkomst, de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid (artikel 6:248 lid 1 BW). Vordering 3 zal daarom worden afgewezen.