Registratiestelsel BVIE en de correctie ter voorkoming van misbruik
Hof Leeuwarden 18 december 2012, LJN BZ0479 (I+A c.s. tegen Estrad B.V.)
Merkenrecht. Bewijslast te kwader trouw. Depotsysteem. I+A Products B.V. en Air-Aqua B.V. exploiteren een groothandel in vijverbenodigheden, waaronder vijverpompen. Tussen Estrad, Royal Exclusive en I+A c.s. is een samenwerkingsovereenkomst. Deze is inmiddels beëindigd en Sibo is de nieuwe afnemer van producten. I+A c.s. hebben een (internationale) beeldmerkregistratie Red Devil. De bodemrechter heeft in dit verband geoordeeld dat op Estrad de bewijslast rust van haar stelling dat de depots door I+A c.s. te kwader trouw zijn verricht.
Het systeem van merkenverkrijging van het BVIE berust op het beginsel dat het recht op een merk wordt verkregen door eerste depot gevolgd door inschrijving (artikel 2.2. BVIE). Op dit systeem is in artikel 2.4 aanhef en sub f BVIE een correctie opgenomen ter voorkoming van misbruik van het depotstelsel. In dit verband moet een onderscheid worden gemaakt tussen het inroepen van de nietigheid van een merk dat te kwader trouw is gedeponeerd en het optreden tegen het gebruik daarvan. Estrad heeft het teken later zelf ook als woordmerk RED DEVIL gedeponeerd en is daarom in hoger beroep alsnog in haar vorderingen ontvankelijk.
De bodemrechter heeft geoordeeld dat (nog) niet vaststaat dat de merkdepots door I+A c.s. te kwader trouw zijn verricht. Nu Estrad op dit punt nog bewijs dient te leveren en de gestelde feiten en omstandigheden in dit kort geding evenmin aantonen dat er een gerede kans is dat de merken van I+A c.s. nietig worden verklaard, gaat het hof vooralsnog er vanuit dat de merken geldig zijn. Het gerechtshof vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Assen en wijst de vorderingen van Estrad alsnog af.
11. Het systeem van merkenverkrijging van het BVIE berust op het beginsel dat het recht op een merk wordt verkregen door eerste depot gevolgd door inschrijving (artikel 2.2. BVIE). Inherent aan dit systeem is dat geen rechten kunnen worden verkregen door louter gebruik van een teken, ook niet op basis van het gemene recht. Deze hoofdregel van het Benelux-merkenrecht is vastgelegd in artikel 2.19 BVIE. Artikel 2.19 lid 1 houdt in dat, behoudens de houder van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, niemand, welke vordering hij ook instelt in rechte bescherming kan inroepen voor een teken, dat als merk moet worden beschouwd in de zin van artikel 2.1 leden 1 en 2 BVIE, tenzij hij zich kan beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk. Aan artikel 2.19 BVIE ligt de gedachte ten grondslag dat geen enkele vordering gegrond op een merk in rechte (kan) worden ingesteld, indien het merk niet is ingeschreven. De registratie vormt de voorwaarde van elke actie tot bescherming van een merk. Op dit systeem is in artikel 2.4 aanhef en sub f BVIE een correctie opgenomen ter voorkoming van misbruik van het depotstelsel. De correctie houdt in dat geen merk wordt verkregen door de inschrijving van een merk, waarvan het depot te kwader trouw is verricht.
12. In dit verband moet een onderscheid worden gemaakt tussen het inroepen van de nietigheid van een merk dat te kwader trouw is gedeponeerd en het optreden tegen het gebruik daarvan. Een nietigverklaring van een merk dat te kwader trouw is gedeponeerd kan ingevolge artikel 2.28 BVIE in samenhang met artikel 2.4 aanhef en sub f BVIE in beginsel door iedere belanghebbende - dus ook de rechtmatig voorgebruiker van een niet gedeponeerd teken - worden ingeroepen, terwijl een verbod op het gebruik van dit te kwader trouw gedeponeerde merk uitsluitend kan worden ingesteld door de houder van een ingeschreven merk. Dit volgt uit artikel 2.20 lid 1 aanhef BVIE, waarin met zoveel woorden is bepaald dat de houder van een ingeschreven recht het uitsluitend recht heeft het gebruik van een teken te verbieden. Uit artikel 2.19 lid 1 in samenhang met artikel 2.20 BVIE volgt dat de houder van een ouder teken dat niet is geregistreerd dus niet kan optreden tegen het gebruik van een geregistreerd merk dat te kwader trouw is gedeponeerd, ook niet op grond van onrechtmatige daad. Dit is slechts anders, indien het teken niet als merk wordt beschouwd (2.19 lid 3 BVIE). Tussen partijen is evenwel niet in geschil dat het teken Red Devil als merk in de zin van artikel 2.1 BVIE moet worden beschouwd. Estrad heeft het teken immers later zelf ook als merk gedeponeerd.
15. De bodemrechter heeft geoordeeld dat (nog) niet vaststaat dat de merkdepots door I+A c.s. te kwader trouw zijn verricht. Nu de bodemrechter heeft geoordeeld dat Estrad op dit punt nog bewijs dient te leveren en de door Estrad gestelde feiten en omstandigheden in dit kort geding evenmin aantonen dat er een gerede kans is dat de merken van I+A c.s. nietig worden verklaard, gaat het hof vooralsnog er vanuit dat de merken geldig zijn. Het hof voegt hier nog aan toe dat de vraag of er sprake is van kwade trouw aan de zijde van I+A c.s. zich niet goed laat beantwoorden in kort geding nu daarbij rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden, waaronder het gestelde voor-voorgebruik van RE en de toestemming die zij aan I+A c.s. voor het gebruik van het teken Red Devil zou hebben gegeven.
Andere blogs:
De Clerq
