Respecteren van elkanders merken valt ook onder overeenkomst

Hof Amsterdam 18 februari 2020, IEF 19141; ECLI:NL:GHAMS:2020:500 (Schaatsenfabriek Viking tegen Viking Outdoor) Schaatsenfabriek Viking houdt zich bezig met de productie en verkoop van schaatsen en aanverwante artikelen, zoals schaatsbroeken, mutsen en sweaters, en is houdster van een aantal Uniemerken. Viking Outdoor Footwear, althans haar rechtsvoorganger Viking Fottoy AS, brengt sinds 1920 laarzen en waterdichte schoenen op de markt. Er was tussen partijen een schikkingsovereenkomst (hierna: Overeenkomst) ter beëindiging van bestaande en voorkoming van nieuwe merkenrechtelijke geschillen opgesteld. Centraal staat de vraag hoe de Overeenkomst, mede gelet op de omstandigheden waaronder en de wijze waarop deze is tot stand gekomen, moet worden uitgelegd.

Er wordt geoordeeld dat het respecteren van elkanders merken ook onder de overeenkomst valt, zodat het verzoek tot nietigverklaring van de EUTM-registratie een tekortkoming oplevert. Verder wordt geoordeeld dat de ‘Hiking boot’ onder de term boots in artikel 1.3 van de Overeenkomst valt. Dit betekent dat Viking Outdoor Footwear voor dit type schoeisel de Viking merken niet mag gebruiken. De door Schaatsenfabriek Viking gevorderde verklaring voor recht zal in zoverre worden toegewezen. Buiten het geval van deze ‘Hiking boot’ en het overig schoeisel waarover tussen partijen geen verschil van mening bestaat, valt uit de Overeenkomst en/of de daaraan voorafgaande correspondentie niet op te maken welke andere soorten schoeisel onder de term boot vallen. Hierover zal van geval tot geval moeten worden beslist.

3.8.2 Uit de hiervoor genoemde correspondentie maakt het hof op dat de ‘Hiking boot’ zoals afgebeeld onder 3.1.15 niet valt onder de term boots in artikel 1.3 van de Overeenkomst. Dit betekent dat Viking Outdoor Footwear voor dit type schoeisel de Viking merken niet mag gebruiken. De door Schaatsenfabriek Viking gevorderde verklaring voor recht zal in zoverre worden toegewezen. Buiten het geval van deze ‘Hiking boot’ en het overig schoeisel getoond in de bijlage van de e-mail van 25 mei 2009 (productie 21 Schaatsenfabriek Viking) waarover tussen partijen geen verschil van mening bestaat, valt uit de Overeenkomst en/of de daaraan voorafgaande correspondentie niet op te maken welke andere soorten schoeisel onder de term boot vallen. Hierover zal van geval tot geval moeten worden beslist. Grief 5 slaagt ten dele en faalt voor het overige.

3.8.3 Voorts ligt ter beoordeling voor wat de reikwijdte is van het merkgebruik door Viking Outdoor Footwear in de Benelux. Het hof dient daarbij de in hoger beroep gewijzigde eis van Schaatsenfabriek Viking te betrekken, die er – samengevat – toe strekt dat het gebruiksverbod in de Overeenkomst mede ziet op het actief (doen) aanbieden in de Benelux door erkende wederverkopers. Zoals de rechtbank op goede gronden heeft overwogen, die het hof overneemt en tot de zijne maakt, kan deze uitleg uit de letterlijke tekst van de Overeenkomst niet volgen, nu hierin niet staat dat Viking Outdoor Footwear haar erkende wederverkopers dient te verbieden om schoenen van Viking Outdoor Footwear te verkopen in de Benelux. Tevens zijn de door Schaatsenfabriek Viking aangevoerde feiten en omstandigheden, waaronder die in hoger beroep, ook in onderling verband, te beperkt om deze interpretatie te dragen. Ten slotte heeft Viking Outdoor Footwear ook in hoger beroep onweersproken aangevoerd dat zij noch haar sales offices (direct) schoenen hebben verkocht in de Benelux en is ook niet gebleken dat Viking Outdoor Footwear wederverkopers aanzet tot het actief (doen) aanbieden in de Benelux van de ‘Hiking boot’ (r.o. 3.8.2), zodat van wanprestatie niet kan worden gesproken. De vorderingen die daarop betrekking hebben, komen niet voor toewijzing in aanmerking. De grieven 1 tot en met 4 falen.

3.9.2 Mede uit de considerans daarvan valt op te maken dat partijen de Overeenkomst hebben gesloten met als doel bestaande merkenrechtelijke geschillen op te lossen en deze in de toekomst te voorkomen, hetgeen (eveneens) betekent dat zij elkanders merken dienen te respecteren. Nu niet in geschil is dat Viking Outdoor Footwear de exclusieve eigenaar is van (onder meer) EUTM merk [merknummer] en Schaatsenfabriek Viking in september 2009 schriftelijk heeft verklaard geen bezwaar te hebben tegen de registratie (of het gebruik) van de Viking merken voor buitensport schoeisel in Europa (zie 3.1.21) acht het hof de nietigheidsactie van Schaatsenfabriek Viking in strijd met haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Deze nietigheidsactie vertoont onvoldoende samenhang met en wordt niet gerechtvaardigd door het in deze procedure vast komen staande handelen van Viking Outdoor Footwear, zodat het opschortingsverweer van Schaatsenfabriek Viking dient te worden verworpen. Aldus zal de door Viking Outdoor Footwear gevorderde verklaring voor recht dat Schaatsenfabriek Viking toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst worden toegewezen. Voor toewijzing van de overige vorderingen – nakoming, intrekking van de nietigheidsprocedure en betaling van een dwangsom – bestaat onvoldoende aanleiding, nu het hof tot het oordeel is gekomen dat de Overeenkomst ertoe strekt dat partijen elkanders merken zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 1.2 van de Overeenkomst dienen te respecteren en vooralsnog mag worden aangenomen dat partijen deze verplichting te goeder trouw zullen naleven.