Safak kaas
Rechtbank 's-Gravenhage 15 april 2008, KG ZA 08-199. Ismail Aktitiz en En-Ka Warenhandels GMBH tegen Ayal Kaas B.V. en Sarik
Merkenrecht. Ouder nationaal merkrecht tegenover Gemeenschapsmerk. Vorderingen worden afgewezen.
En-Ka verhandelt en verkoopt in Nederland en Duitsland onder meer kaasproducten. Aktitiz is houder van het Gemeenschapswoordmerk SAFAK voor onder andere de waren kaas en schapenkaas (klasse 29). Ayal Kaas verhandelt in Nederland kaas en kaasproducten met gebruik van de tekens SAFAK. Zij krijgt deze producten geleverd van Sarik.
Sarik is houder geregistreerde Duitse woordmerk SAFAK voor onder meer kaas. Sarik heeft tevens het woordmerk SAFAK als Beneluxmerk gedeponeerd voor waren in klasse 29. Aktitiz heeft wegens niet-gebruik gedurende vijf jaar verval van het Duitse merk gevorderd. Deze vordering is voor zover het merk is ingeschreven voor kaas afgewezen. Sarik heeft bij het Bureau een vordering tot nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk SAFAK ingesteld waarbij hij zich beroept op de oudere Duitse merkinschrijving.
Eisers vorderen nu een verbod op inbreuk op het Gemeenschapsmerk voor alle lidstaten van de Gemeenschap, althans de Benelux, inclusief een proceskostenveroordeling. De vorderingen van En-Ka worden afgewezen, aangezien zij geen merk- of licentiehouder.
Gedaagden betwisten niet dat de verhandeling van kaas onder de tekens SAFAK inbreuk maakt op het Gemeenschapsmerkrecht van Aktitiz. Volgens het – ook in deze procedure tot uitgangspunt te nemen - artikel 98 GMeVo dient die verhandeling te worden verboden, tenzij er speciale redenen zijn om dit niet te doen. Die reden zou naar de voorzieningenrechter begrijpt volgens gedaagden moeten zijn dat aannemelijk is dat het Gemeenschapsmerk op de vordering van Sarik nietig zal worden verklaard door het Bureau.
Aktitiz heeft opgemerkt dat van de uitspraak van de Duitse rechter hoger beroep is ingesteld, maar dat doet er niet aan af dat in deze procedure moet worden uitgegaan van de geldigheid van het oudere Duitse merkrecht. Daarvan uitgaande is vooralsnog aan te nemen dat het Gemeenschapsmerk de procedure bij het Bureau niet zal overleven.
Aktitiz heeft gesteld dat nietigverklaring niet aan de orde is omdat Sarik het gebruik van de tekens in strijd met het Duitse nationale merk zou hebben gedoogd. Dat laatste wordt echter bestreden en is niet aannemelijk gemaakt. Aktitiz heeft daarnaast nog gewezen op de in artikel 108 GMeVo neergelegde mogelijkheid om, na nietigverklaring, het Gemeenschapsmerk op zijn verzoek om te zetten in een aanvraag voor een Beneluxmerk.
Die laatste mogelijkheid rechtvaardigt echter niet dat gedaagden wordt verboden in de Benelux kaas onder de tekens SAFAK te verhandelen op een tijdstip dat het merk (nog) niet in de Benelux is ingeschreven.
Gezien het voorgaande zijn de vorderingen niet toewijsbaar. Eisers worden als in het ongelijk gestelde partijen veroordeeld in de proceskosten.
Lees het vonnis hier.
