Schadevergoeding voor uitvinder van haar voormalig octrooigemachtigde

Rechtbank ’s-Gravenhage 3 oktober 2012, zaaknr. 343242 / HA ZA 09-2444 (J. Gierveld Beheer B.V. tegen [X] en Arnold & Siedsma & Translatech B.V.)

Octrooirecht. schadestaatprocedure. In een eerder geschil [IEF 10598] tussen uitvinder van een schaatsonderstel / schaatsframe (US 5,388,846) en haar voormalige octrooigemachtigde X is er schadevergoeding aan Gierveld Beheer toegekend. De omvang van de schade wordt in deze zaak nader bepaald. Schaatsonderstel met gebruik los koppelstuk is geen equivalent. De voormalige Octrooigemachtigde X voert aan dat design around (het omzeilen van het octrooi) mogelijk zou zijn door gebruik te maken van een los opzetstuk, zodat het geen inbreuk maakt op het octrooi van Gierveld Beheer. Zo stellen X c.s.: daardoor is het geheel niet langer monolithisch, terwijl zulks wel één van de kenmerken is van het octrooi US 846. Gierveld Beheer B.V. vindt dat er geen sprake is van design around maar van een equivalent.

2.14. (…) De rechtbank ziet tot slot onvoldoende reden aan te nemen dat een dergelijk frame niettemin als equivalent en daarom inbreuk makend zou zijn aangemerkt. r.o. 2.15. De conclusie van de rechtbank is dan ook dat een los opzetstuk een serieuze design around mogelijkheid zou zijn geweest.

2.22. Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat, hoewel dient te worden uitgegaan van een rechtsgeldig verleend octrooi, aannemelijk is dat een potentiële licentienemer dan wel koper na het doen van due diligence onderzoek naar het octrooi aan Gierveld Beheer zou hebben tegengeworpen dat (i) er twijfel is of Gierveld wel de uitvinder is van de werkwijze als geoctrooieerd, (ii) er serieuze argumenten zijn dat conclusie 1 van het octrooi niet nieuw is en de overige conclusies niet inventief of van weinig commercieel belang, en voorts is aannemelijk dat (iii) de economische levensverwachting van het octrooi beperkt zou zijn omdat naar verwachting design arounds zouden zijn verschenen die vanaf medio 1999 de waarde van het octrooi sterk zouden hebben beperkt zoals bijvoorbeeld schaatsframes met een los opzetstuk of schaatsframes die zijn geproduceerd op basis van een op de vrije markt gekocht extrusieprofiel.

Schadebegroting De Rechtbank is van oordeel dat Gierveld Beheer onvoldoende heeft aangetoond dat zij het octrooi succesvol had kunnen exploiteren, door voor alle rolschaatsen in de VS licenties af te sluiten. De bedragen die door Gierveld Beheer subsidiair zijn gevorderd, zijn niet toewijsbaar. De rechtbank veroordeelt [X] c.s. om aan Gierveld Beheer € 500.000 en € 160.309,12 (6:96 BW) te betalen, vermeerderd met de enkelvoudige wettelijke rente. Vanwege de volgens [X] c.s. bestaande verzekeringsdekking van € 1.134.815, ziet de rechtbank geen aanleiding tot matiging.

2.25. Hoewel enerzijds niet valt uit te sluiten dat derden na het doen van een due diligence onderzoek in het geheel geen interesse meer zouden hebben gehad in een licentie voor het octrooi, is anderzijds denkbaar dat een of meerdere partijen niettemin geïnteresseerd zouden zijn geweest in een niet-exclusieve licentie, al was het om in de toekomst een rechtszaak te vermijden.

2.27. Uit het voorgaande blijkt naar het oordeel de rechtbank dat er serieuze interesse was in een licentie voor US 846 van twee grote spelers op de Amerikaanse markt. Ook blijkt uit het voorgaande dat Gierveld Beheer in staat is geweest om voor US 993, dat een beperktere beschermingsomvang heeft dan US 846, diverse licenties af te sluiten. Anders dan [X] c.s. heeft aangevoerd, is op grond van deze vaststaande feiten aannemelijk dat Gierveld Beheer, ondanks de bezwaren die derden tegen het octrooi hadden kunnen aanvoeren, één of meerdere (niet- exclusieve) licenties had kunnen afsluiten voor het octrooi. Dit betekent dat Gierveld Beheer schade heeft geleden nu zij die mogelijkheid niet heeft gehad als gevolg van de beroepsfout van [X].

2.29. De rechtbank stelt vast dat de omvang van de effecten van de onder 2.22 genoemde factoren zich niet laat berekenen en dat ook overigens onvoldoende concrete aanknopingspunten bestaan om de schade die Gierveld Beheer heeft geleden nauwkeurig vast te stellen. De rechtbank zal daarom de schade ex artikel 6:97 BW dienen te schatten.

Eigen schuld verweer
2.32. [X] c.s. doet een beroep op artikel 6:101 BW waartoe zij stelt dat uit de stukken van Gierveld Beheer blijkt van het bestaan van drielagenframes, waartegen Gierveld Beheer evenwel niet met een beroep op US 746 is opgetreden.

2.33. De rechtbank wijst het beroep van [X] c.s. op artikel 6:101 BW af. Het verwijt dat Gierveld Beheer heeft bijgedragen aan de schade door niet op te treden tegen drielagenframes zou relevant kunnen zijn indien - in de vergelijking tussen de situatie waarbij de beroepsfout is gemaakt met die zonder beroepsfout - er van wordt uitgegaan dat Gierveld Beheer in staat zou zijn geweest met alle rolschaatsproducenten in de Verenigde Staten voor US 846 licenties af te sluiten voor de productie van geëxtrudeerde aluminium frames, waarna vervolgens op het aldus berekende totaalbedrag aan licenties in mindering wordt gebracht het bedrag aan licenties dat Gierveld Beheer daadwerkelijk heeft ontvangen op grond van US 746 (of US 993). Dat in het rapport Zullo gekozen uitgangspunt wordt echter, zoals hiervoor is overwogen, niet gevolgd en in plaats daarvan is door de rechtbank geschat tot welk bedrag aan extra inkomsten de ruimere bescherming van US 846 zou hebben geleid. In die benadering is niet in te zien waarom de omstandigheid dat Gierveld Beheer US 746 (of US 993) onvoldoende heeft gehandhaafd leidt tot vergroting van de schade.

Matiging
2.34. Het door [X] c.s. gedane beroep op matiging als bedoeld in artikel 6:109 lid 1 BW wordt eveneens verworpen. [X] c.s. meent kennelijk dat daarvoor reden bestaat indien een zodanig bedrag aan schadevergoeding wordt toegekend dat dit zou leiden tot haar faillissement. Gezien de hierna te vermelden beslissing en de volgens [X] c.s. bestaande verzekeringsdekking van € 1.134.815 ziet de rechtbank reeds daarom echter geen aanleiding tot matiging.

De rechtbank
3.1. veroordeelt [X] c.s. hoofdelijk om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Gierveld Beheer te betalen € 500.000,--, vermeerderd met de enkelvoudige wettelijke rente vanaf 19 juni 2003 tot aan de dag der algehele voldoening;

3.2. veroordeelt [X] c.s. hoofdelijk om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Gierveld Beheer te betalen € 160.309,12 , vermeerderd met de enkelvoudige wettelijke rente over een bedrag van € 78.126,29 vanaf de datum van het exploot tot betekening van de schadestaat (25 juni 2009) en over een bedrag van € 82.182,83 vanaf de dag van de conclusie van repliek (9 juni 2010) tot aan de dag der algehele voldoening;