Spirits cs dienen per land aan te tonen te goeder trouw de wodka-merken te hebben verkregen

Rechtbank Den Haag 17 mei 2017, IEF 16798; ECLI:NL:RBDHA:2017:5223 (FKP cs tegen Spirits cs) Merkenrecht. Zie eerder: IEF 14795. De zaak wordt op de rol gezet voor akte. Spirits cs dienen bij per land een uiteenzetting te geven van de toepasselijke rechtsregels op verkrijging te goeder trouw van merken van een niet beschikkingsbevoegde vervreemder.

Merkenrecht. Goederenrecht. Internationaal privaatrecht. Uitspraak in langlopende zaak over iconische Russische wodkamerken. Zie eerder IEF 14795 over aanspraak op Beneluxmerken; thans worden door eiser FKP dertien merken in verschillende EU-lidstaten teruggevorderd. Rechtbank komt niet terug op eerder oordeel omtrent bevoegdheid, hiertegen kan alleen in hoger beroep worden opgekomen (r.ov. 4.8; zie eerder IEF 13888 en IEF 14302); grensoverschrijdende bevoegdheid voor opleggen verbod bestaat ook als dat gevorderd wordt op basis van dertien nationale merken (r.ov. 4.198). Rechtbank honoreert FKP's beroep op gezag van gewijsde van de uitspraken over de Beneluxmerken, maar enkel in de procedure tegen Spirits International (r.ov. 4.14 en 4.15; zie eerder IEF 13355). Ten aanzien van de andere Spiritsvennootschappen stelt de rechtbank opnieuw vast dat er geen rechtsgeldige transformatie heeft plaatsgevonden van VVO (rechtsvoorganger FKP) naar VAO (rechtsvoorganger Spirits) (r.ov. 4.44-4.87). Vraag of Spirits de merken te goeder trouw heeft verkregen wordt beheerst door het nationale recht van het land voor het grondgebied waarvoor de merkenrechtelijke bescherming wordt ingeroepen (lex loci protectionis; r.ov. 4.94). Rechtbank vraagt partijen om per land een uiteenzetting te geven over toepasselijke regels op verkrijging te goeder trouw van een niet beschikkingsbevoegde vervreemder (r.ov. 4.100). Oordeel omtrent inbreuk, schade en doorhaling merken aangehouden; partijen dienen zich eerst nader uit te laten over de inhoud van de relevante rechtsstelsels (r.ov. 4.218 e.v.).

4.220.    Spirits cs dienen bij per land een uiteenzetting te geven van de toepasselijke rechtsregels op verkrijging te goeder trouw van merken van een niet beschikkingsbevoegde vervreemder. Om proceseconomische redenen zal deze akte tegelijk worden genomen met de onder 4.222 en 4.223 bedoelde akte van Spirits IntPro.

4.221.    Eerst zal FKP een akte nemen met de volgende inhoud:

( i) (a) FKP dient zich uit te laten over de per betrokken land uiteindelijk door haar gestelde grondslag voor

onderdeel i) van de primaire vorderingen I en II strekkende tot medewerking aan wijziging van de tenaamstelling

en

(b) FKP kan zich per gestelde grondslag desgewenst nader uitlaten over de inhoud van het toepasselijk recht,

(c) waarbij geldt dat zij bij handhaving van de grondslag in kwestie – de door de rechtbank gewenste nadere toelichting dient te verstrekken, te weten over:

1. haar stelling dat artikel 188(3) van de Italiaanse wet op de intellectuele eigendom ook geldt voor de situatie dat een merk door de rechtmatige eigenaar is geregistreerd en een derde die registratie op zijn naam doet stellen;

2. haar stelling dat ook een vernieuwing van een merk door de niet gerechtigde derde geldt als “registration in the name of a person other than de person entitled thereto” in de zin van artikel 118(3) van de Italiaanse wet op de Intellectuele eigendom, aangezien een vernieuwing van een Italiaans merk (in dit verband) zou worden behandeld als een nieuwe registratie van hetzelfde merk met een nieuw registratienummer;

3. haar stelling dat bij de toepassing van artikel L.712-6 van de Franse Wet op de Intellectuele Eigendom het vernieuwen van een merkregistratie zich laat kwalificeren als een eerste depot;

4. de vraag hoe artikel 21 en 28 van de Noorse merkenwet grondslag kunnen vormen voor deze vordering, die zich richt tot Spirits International;

( ii) FKP dient zich uit te laten over de grondslag van de door haar primair onder I en II gevorderde bepaling dat dit vonnis in de plaats treedt van het schriftelijke verzoek van Spirits IntPro aan de merkenbureaus om de tenaamstelling van de merken te wijziging aan te passen aan het daarop toepasselijk recht van de dertien betrokken landen.

4.222.    Daarna zullen Spirits IntPro daarop bij akte kunnen reageren.

4.223.    In deze akte dienen Spirits IntPro voorts:

( i) de in noot 8 en 9 van de door hen overgelegde legal opinion over Italiaans recht aangehaalde literatuur (in Engelse vertaling) in het geding te brengen;

( ii) zich uit te laten over de vraag of en in hoeverre de toepasselijke rechtsstelsels indien de merken niet te goeder trouw zijn verkregen, ruimte bieden voor toekenning van schadevergoeding aan Spirits IntPro;

( iii) per betrokken land en per door FKP gestelde grondslag van de primaire vorderingen I en II strekkende tot medewerking aan wijziging van de tenaamstelling:

(a) kenbaar te maken of zij zich ten aanzien van die grondslag beroept op verjaring en – zo ja –

(b) wat het voor die grondslag van de vordering toepasselijk verjaringsregime is, waarbij in ieder geval dient te worden vermeld wat:

a) het aanvangsmoment van de verjaringstermijn,

b) de duur van de verjaringstermijn en

c) andere mogelijk relevante kwesties, zoals de kwade trouw die in sommige rechtsstelsels relevant is;

(c) een uiteenzetting te geven van de relevante feiten per verjaringstermijn (van aanvangstijdstip tot en met de gestelde voltooiing van de termijn);

( iv) per betrokken land en per door FKP gestelde grondslag van de primaire vorderingen I en II strekkende tot medewerking aan wijziging van de tenaamstelling:

(a) kenbaar te maken of zij zich ten aanzien van die grondslag beroept op rechtsverwerking en – zo ja –

(b) wat het voor die grondslag van de vordering toepasselijk recht is ten aanzien van het beroep op rechtsverwerking;

(c) een uiteenzetting te geven van de voor haar beroep op rechtsverwerking naar het desbetreffende land relevante feiten;

( v) ten aanzien van de grondslag van de door haar primair onder I en II gevorderde bepaling dat dit vonnis in de plaats treedt van het schriftelijke verzoek van Spirits IntPro aan de merkenbureaus om de tenaamstelling van de merken op de hiervoor onder (iv) en (v) weergegeven wijze de inhoud van het toepasselijk recht op haar beroep op verjaring en rechtsverwerking weer te geven;

( vi) ten aanzien van de inbreukvorderingen in conventie op de hiervoor onder (iv) en (v) weergegeven wijze per land de inhoud van het toepasselijk recht op haar beroep op verjaring en rechtsverwerking weer te geven;

( vii) ten aanzien van de schadevorderingen in conventie op de hiervoor onder (iv) en (v) weergegeven wijze per land de inhoud van het toepasselijk recht op haar beroep op verjaring en rechtsverwerking weer te geven.

4.224.    Daarna kan FKP bij akte reageren op de onder 4.220, 4.222 en 4.223 genoemde uitlatingen van Spirits cs en Spirits IntPro.