Standaard essentiële octrooien

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 10 maart 2011, KG ZA 11-269, Sony Supply Chain Solutions (Europe) B.V. tegen LG Electronics Inc. (met dank aan Bart van den Broek, Frank Eijsvogels en David Owen, Hoyng Monegier)

Update: Na eerder dictum nu het volledige vonnis: 

Octrooirecht. Vonnis in opheffingskortgeding na eerdere ex parte, waarin de voorzieningenrechter (Vzr. Rechtbank Breda, 28 februari 2011, KG RK 11/189, mr. Hensen), op vordering van LG verlof verleende tot het leggen van beslag op een partij gesteld inbreukmakende Playstations 3, omdat Sony geen licentie zou hebben genomen “onder de essentiële Blu-Ray octrooien van LGE”.

In het onderhavige vonnis oordeelt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag (mr. Hensen) dat het, gezien de verhoudingen tussen partijen, naar voorlopig oordeel hoogst onwaarschijnlijk is dat een bodemprocedure zal leiden tot een bevel tot afgifte van de beslagen PS3 consoles en dat de gelegde beslagen dienen te worden opgeheven. Met het aanvullende bevel dat LG nadere verzoeken tot beslaglegging “voorafgaande aan indiening aan SonySCS zal betekenen en in het verzoekschrift zal aangeven dat zij een mondelinge behandeling van dat verzoek wenst.”

4.21. Een verplichting tot het nemen van een licentie en tot onderhandelen daarover teneinde de Blu-ray Standaard te commercialiseren is voorshands niet verenigbaar met een opstelling van een Member welke tegelijkertijd of in plaats daarvan maatregelen neemt die leiden tot een verbod. In een rechtsverhouding die wordt beheerst door de begrippen fair en reasonable past het ook niet dat dreiging met een verbod en een beslag in de aanloop daartoe als onderhandelingsinstrument worden ingezet.

4.22. Er is ook geen aanleiding om inbreuk aan te nemen gedurende de periode dat partijen nog geen overeenstemming hebben bereikt over de invulling van de voorwaarden waaronder de licentie zal worden verleend. In het concrete geval staat vast dat LG op 4 maart 2011 aan Sony een licentie heeft aangeboden en daarbij Sony heeft geïnformeerd over de modaliteiten van de Frand-voorwaarden welke haar voor ogen staan. Dat Sony deze niet wil aanvaarden, of dat partijen na onderhandeling niet tot een vergelijk zullen komen, is geenszins aannemelijk geworden. Daar komt bij dat de regeling ingevolge de Bylaws verre van open ended is; indien partijen niet tot een vergelijk komen zal een arbiter op de termijn van 120 dagen beslissen.

 4.23. Dit wordt niet anders in het licht van Clause 28 van de Bylaws. Die bepaling laat de mogelijkheid open dat tussen Members een procedure wordt gevoerd rechter ter verkrijging van een injunction of damages. Naar voorlopig oordeel is deze bepaling te zien als sluitstuk van het regime van de Bylaws. Indien een Member de overeengekomen of in arbitrage bepaalde licentievergoeding niet betaald, dan heeft de rechthebbende toegang tot gewone rechter ter verkrijging van een injunction of damages. Sony is niet als een niet betalende Member in die zin aan te merken.

4.24. Aangenomen moet dan ook worden dat Sony voorzover zij van LG een licentie behoeft om PS3 consoles op de markt te brengen, deze licentie hoe dan ook zal krijgen. Van inbreuk op de Octrooien van LG is dan geen sprake. Voorshands is inbreuk ook niet aan te nemen in de periode dat partijen nog met elkaar in gesprek zijn of behoren te zijn over de voorwaarden van de licentie, of in de periode dat die voorwaarden voorwerp van debat in een arbitrage zijn.

4.25. Naar voorlopig oordeel is dan ook hoogst onwaarschijnlijk dat een bodemprocedure zal leiden tot een bevel tot afgifte van de beslagen PS3 consoles. De beslagen zullen daarom worden opgeheven. 

4.26. De beslagen zullen derhalve worden opgeheven. Dit zal geschieden op de wijze als hieronder verwoord in de onderdelen 1 en 2 van het dictum.

Lees het vonnis hier. Lees het eerder gepubliceerde dictum hier.