Sub b-gevallen
Rechtbank 's-Gravenhage, 16 mei 2007, HA ZA 06-2956, Bayerische Motoren Werke AG tegen New Mini Parts B.V., tevens h.o.d.n. Mini Parts en Mini Parts International.
Merkinbreuk. Ontoelaatbaar refererend (auto)merkgebruik. BMW/Deenik-leer van toepassing. Gemeenschapsmerk MINI kan niet worden ingeroepen tegen oudere handelsnaam. Geen volledige proceskostenveroordeling.
Gedaagde voert reeds 15 jaar onder de naam Mini Parts een onderneming in de reparatie- en onderhoud van gebruikte auto's en onderdelen van het merk MINI. Zij maakt tevens gebruik van de domeinnaam miniparts.nl voor haar website. BMW vordert een verbod op het gebruik van haar merk MINI en beroept zich daarbij op haar Benelux- en gemeenschapsmerkregistraties. De rechter stelt de inbreuk echter alleen vast op grond van de door BMW ingeroepen Beneluxmerken.
Het beroep van gedaagde dat zij op grond van het arrest BMW/Deenik geoorloofd refererend gebruik maakt van de merken van BMW om bij het publiek aan te kondigen dat zij MINI-specialist is, faalt. De rechter merkt allereerst op dat gedaagde strikt genomen niet het merk MINI – een gelijk teken; “sub a-geval” – gebruikt, maar overeenstemmende tekens; een “sub b-geval”. (4.9.)
“Veronderstellenderwijs aannemend dat deze criteria (uit o.a. het BMW/Deenik-arrest, red.) voor refererend merkgebruik voor “sub a-gevallen” mutatis mutandis kunnen worden losgelaten op “sub b-gevallen” als de onderhavige, gebruikt New Mini Parts naar het oordeel van de rechtbank (de kenmerkende elementen uit) de woord- en gecombineerde woord/beeldmerken MINI inderdaad zodanig, dat geen sprake is van geoorloofd refererend merkgebruik, maar daarentegen van gebruik op een wijze die de indruk kan wekken dat een bijzondere relatie tussen BMW en New Mini Parts bestaat in de zin van vorenbedoelde commerciële band, zodat haar gebruik van het teken MINI te ver gaat (…).” (4.10.)
Het gegeven dat gedaagde al 15 jaar ongestoord haar handelsnamen voert, leidt er volgens de rechter toe dat BMW als Gemeenschapsmerkhouder daartegen geen bezwaar kan maken. “(…) Nu is komen vast te staan dat New Mini Parts haar handelsnaam Mini Parts al lang voorafgaand aan de registratiedata van de Gemeenschapsmerken van BMW hanteert, wordt in die zin het beroep van New Mini Parts op haar oudere handelsnaamrechten gehonoreerd, dat BMW’s vorderingen gebaseerd op de ingeroepen Gemeenschapsmerken moeten stranden en derhalve worden afgewezen. Dat laat BMW’s ook ingeroepen geldige Beneluxmerken als gezegd onverlet.” (4.20.)
Voor wat betreft het gebruik van de handelsnamen en de domeinnaam (het “ander gebruik”) merkt de rechter nog het volgende op: “ [de] aangevoerde merkinbreukgrond “ander gebruik” baseert BMW niet alleen op art. 2:20 lid 1 sub d BVIE, maar blijkens haar dagvaarding en pleitnota ter comparitie eveneens op art. 9 lid 1 sub d Gemeenschapsmerkenverordening. Dat laatste is tevens (vgl. ook 4.20.) ondeugdelijk, omdat dat artikellid niet bestaat en een Gemeenschapsmerk, anders dan een Beneluxmerk geen “sub d”-grondslag kent (…).” (4.23.)
De gevorderde proceskosten worden door de rechter aanzienlijk gematigd op basis van de billijkheid, omdat het merkgebruik van gedaagde al 15 jaar door (de rechtsvoorgangers van) BMW ongemoeid is gelaten. (4.25.)
Lees het vonnis hier.
