Suggestie van namaakparfums levert merkinbreuk op

Rechtbank Den Haag 1 juni 2016, IEF 15983 ECLI:NL:RBDHA:2016:5860 (Chanel c.s. tegen Bargello Parfums) Merkenrecht. Vergelijkingslijsten parfums. Ongeoorloofde vergelijkende reclame. Art. 2.20 (1) c BVIE / Art. 6:194a. (Vgl.  ECLI:EU:C:2009:378 l'Oreal / Bellure).

Chanel is houdster van diverse woordmerken waaronder CHANEL, COCO, ALLURE. Chanel c.s. heeft geconstateerd dat Bargello Parfums in haar winkels vergelijkingslijsten gebruikt. Op deze lijsten worden koppelingen met bekende parfums gemaakt. Chanel c.s. vordert o.m. dat voor recht wordt verklaard dat Bargello inbreuk heeft gemaakt op de Chanel-merken, en op de voet van artikel 6:194a BW onrechtmatig heeft gehandeld.

In het arrest l’Óreal / Bellure is uitgemaakt dat het gebruik van vergelijkingslijsten slechts geoorloofde vergelijkende reclame oplevert indien aan alle vereisten van Richtlijn Vergelijkende Reclame is voldaan (o.m. geïmplementeerd in artikel 6:194a BW). Voor zover Bargello Parfums haar parfums voorstelt als vergelijkbaar heeft zij o.g.v. 6:194a BW het recht om de bekende merken te noemen in haar reclame. I.c. is dit gebruik echter niet daartoe beperkt nu bij bepaalde uitingen de suggestie van imitatie  wordt gewekt. De rechter is van oordeel dat Bargello o.g.v. art. 2.20 (1) sub c BVIE inbreuk maakt op alle ingeroepen merkrechten en tevens in strijd handelt met artikel 6:194a (2) sub g BW.

3.1. Chanel c.s. vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, voor recht zal verklaren dat Bargello c.s. inbreuk heeft gemaakt op de Chanel-merken en de Coty-merken, en op de voet van artikel 6:194a Burgerlijk Wetboek (BW) onrechtmatig jegens Chanel c.s. heeft gehandeld. Voorts vordert Chanel c.s. een verbod van merkinbreuk en onrechtmatig handelen op straffe van een dwangsom, met toewijzing van nevenvorderingen (opgaven), schadevergoeding, en veroordeling van Bargello c.s. in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv.

4.8.Chanel c.s. stelt dat Bargello c.s. door het gebruik van de (met de) merken (overeenstemmende tekens) op de vergelijkingslijsten ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van haar merken en dat Bargello c.s. daarmee in het kielzog vaart van Chanel c.s., die (mede) de commerciële inspanningen heeft geleverd om de merken dit onderscheidend vermogen en deze reputatie te geven. De voorliggende zaak vertoont in dit opzicht gelijkenis met de zaak waarin destijds door de Engelse rechter prejudiciële vragen zijn gesteld aan het Hof van Justitie, wat heeft geleid tot het arrest van 18 juni 2009, ECLI:EU: C:2009:378 inzake l’Oréal / Bellure. Kortheidshalve zal (tevens) naar de rechtsoverwegingen van dat arrest worden verwezen.

4.11. Bargello c.s. voert als primair verweer dat zij toelaatbare vergelijkende reclame maakt nu zij haar geuren als ‘vergelijkbaar met’ de betreffende merkgeuren aanprijst, en verwijst daarbij naar de tekst van de flyer (r.o. 2.9.). Chanel c.s. betwist dat en voert aan dat Bargello c.s. met haar activiteiten verwarring veroorzaakt, oneerlijk voordeel trekt, en de aangeboden goederen als imitatie voorstelt, een en ander in strijd met artikel 6:194a lid 2 d, g en h BW zodat de vergelijkende reclame niet geoorloofd is.

4.12. In het arrest l’Óreal / Bellure is uitgemaakt dat het gebruik van vergelijkingslijsten als in dit geding aan de orde vergelijkende reclame oplevert, maar ook dat deze reclame slechts geoorloofd is als aan alle vereisten van Richtlijn 84/450/EEG (als gewijzigd bij Richtlijn (EG) nr. 97/55, onder meer geïmplementeerd in artikel 6:194a BW) is voldaan. Oneerlijk voordeel in de zin van de bepalingen inzake vergelijkende reclame dient in beginsel hetzelfde te worden uitgelegd als ongerechtvaardigd voordeel als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 onder c BVIE en 9 lid 2 sub c UMVo (vergelijk l’Oréal / Bellure, r.o. 77).

4.13. Voor zover Bargello c.s. in haar uitingen haar parfums voorstelt als vergelijkbaar met de merkparfums (en dus niet als imitatie), heeft zij op grond van artikel 6:194a BW het recht de merken (of overeenstemmende tekens) te gebruiken. In het voorliggende geval zijn haar uitingen daar echter niet toe beperkt. In dit verband is relevant dat het Hof van Justitie in genoemd arrest (r.o. 73) heeft overwogen dat imitatie in de zin van de bepalingen omtrent vergelijkende reclame iedere vorm van imitatie of replica omvat (waaronder ook een imitatie van geur – r.o. 76), en niet beperkt is tot ‘namaak’ in enge zin (waarbij niet alleen de geur maar ook de verpakking en het flesje zou zijn nagemaakt). (...) In samenhang met de grote bekendheid, het sterke onderscheidende vermogen en de goede reputatie van de merken, evenals de overige genoemde omstandigheden, leidt dat tot de conclusie dat Bargello c.s. ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken en daarmee inbreuk maakt ‘sub c’. Om dezelfde redenen handelt zij in strijd met artikel 6:194a lid 2 sub g BW.

4.18. Het voorgaande leidt tot het oordeel dat Bargello c.s. met het gebruik van de vergelijkingslijsten en de overige in r.o. 4.5 genoemde handelingen inbreuk (heeft ge)maakt op alle ingeroepen merken in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, dan wel artikel 9 lid 2 sub c UMVo. Gelet op deze slotsom en het in r.o. 4.4 overwogene behoeven de overige inbreukgronden, alsmede de onrechtmatige daad-grondslag geen behandeling.

5 De beslissing
5.1. beveelt gedaagden om met onmiddellijke ingang de inbreuk op de in de r.o. 2.1. en 2.2. van dit vonnis genoemde merken te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door de in r.o. 4.5. genoemde handelingen te verrichten;

Op andere blogs:
Dirkzwager