T-shirt met tekst "Not Your Baby" maakt inbreuk op woordmerk

Vzr. Rechtbank Overijssel 1 mei 2018, IEF 17677; ECLI:NL:RBOVE:2018:1462 (Not Your Baby tegen Loavies) Merkenrecht. Webwinkel Loavies kondigde in de periode van 24 tot en met 30 juli 2017 haar nieuwe zomercollectie aan met daarin een t-shirt met daarop de tekst “Not Your Baby”. Not Your Baby heeft op 9 augustus 2017 het woordmerk “Not Your Baby” gedeponeerd. Het is aannemelijk dat het woordmerk “Not Your Baby” voldoende onderscheidend vermogen heeft en geen sprake is van een depot te kwader trouw, voorshands wordt uitgegaan van de geldigheid van dit woordmerk. Niet in geschil is immers dat Not Your Baby het teken “Not Your Baby” sinds het najaar van 2016 als handelsnaam voor haar webwinkel gebruikt, terwijl Loavies dit teken naar eigen zeggen pas sinds juli 2017 gebruikt. Het door Loavies gebruikte teken gelijk is aan het woordmerk van Not Your Baby, nu op de t-shirts van Loavies enkel de tekst “Not Your Baby” staat en daaraan geen andere tekens zijn toegevoegd. Het gebruik van het teken door Loavies levert merkinbreuk op.

4.3. Loavies stelt in de eerste plaats dat het merk “Not Your Baby” nietig is wegens gebrek aan onderscheidend vermogen.

4.5. Het woordmerk “Not Your Baby” is ingeschreven voor - kort gezegd - kleding, schoeisels, hoofddeksels en sieraden voor dames. De woorden “Not Your Baby” zijn afkomstig uit de Engelse taal en zijn - afzonderlijk dan wel nevengeschikt - niet beschrijvend voor deze waren of van de essentiële eigenschappen daarvan. Gelet hierop moet voorshands worden aangenomen dat de woordcombinatie “Not Your Baby” voldoende onderscheidend vermogen heeft om haar herkomst- en identificatiefunctie te vervullen. Dat het merk “Not Your Baby” thans nog (vrij) onbekend is bij het publiek, is niet van belang. Het merkenrecht biedt immers ook bescherming aan nieuwe merken, zodat deze naamsbekendheid kunnen opbouwen.

4.7. Not Your Baby heeft ter zitting erkend dat zij naar aanleiding van de nieuwsbrief van Loavies, waarin de verkoop van t-shirts met daarop de tekst “Not Your Baby” werd aangekondigd, het woordmerk “Not Your Baby” door middel van een spoedprocedure heeft laten inschrijven. Dat Not Your Baby ten tijde van het depot wist van het voorgebruik door Loavies leidt echter niet tot het oordeel dat sprake is van een depot te kwader trouw, nu aannemelijk is dat Not Your Baby ten opzichte van Loavies als eerste gebruiker van het merk, te weten als voor-voorgebruiker, heeft te gelden. Niet in geschil is immers dat Not Your Baby het teken “Not Your Baby” sinds het najaar van 2016 (onder meer) als handelsnaam voor haar webwinkel gebruikt, terwijl Loavies dit teken naar eigen zeggen pas sinds juli 2017 gebruikt.

Daarnaast is ook niet aannemelijk geworden dat, zoals Loavies stelt, Not Your Baby het woordmerk “Not Your Baby” heeft laten inschrijven zonder de bedoeling dit merk te gebruiken en enkel met het doel om Loavies de toegang tot de markt te verhinderen. In dit verband is van belang dat Not Your Baby ter zitting onweersproken heeft gesteld dat zij voornemens is om te zijner tijd (ook) onder dit merk dameskleding op de markt te brengen en dat zij met dat doel haar handelsnaam als woordmerk heeft laten inschrijven.

Van een langdurig gebruik van het teken “Not Your Baby” door Loavies is evenmin sprake, nu zij dit teken pas sinds juli 2017 gebruikt. Hierdoor kan niet worden aangenomen dat het teken van Loavies een grotere mate van rechtsbescherming toekomt dan het teken van Not Your Baby.

4.8. Daar aannemelijk is dat het woordmerk “Not Your Baby” voldoende onderscheidend vermogen heeft en geen sprake is van een depot te kwader trouw, wordt voorshands uitgegaan van de geldigheid van dit woordmerk.

4.12. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het door Loavies gebruikte teken gelijk is aan het woordmerk van Not Your Baby, nu op de t-shirts van Loavies enkel de tekst “Not Your Baby” staat en daaraan geen andere tekens zijn toegevoegd. Het feit dat in de t-shirts van Loavies ook een label van Loavies is aangebracht, doet hieraan niet af. Dit label is niet

- zeker niet in geval van verkoop via een webwinkel - meteen zichtbaar. Dat Loavies slechts de bedoeling heeft gehad om (enkele van) haar t-shirts te versieren, leidt evenmin tot een ander oordeel. Doordat het niet ongebruikelijk is dat een merk prominent op kleding voorkomt, kan de consument de tekst “Not Your Baby” opvatten als een aanduiding van de herkomst van de kleding. Not Your Baby heeft in dit verband ter zitting gesteld dat klanten haar via Facebook ook hebben gevraagd of dit t-shirt van haar was.

4.13. Het vorenstaande leidt tot de slotsom dat het gebruik van het teken “Not Your Baby” door Loavies inbreuk oplevert op het merkenrecht van Not Your Baby en dat Not Your Baby daarom het gebruik van dit teken door Loavies kan verbieden. Dat ook derden op het internet kleding aanbieden met daarop de tekst “Not Your Baby” doet aan de onrechtmatigheid van het handelen van Loavies niet af.