Ter onderbouwing van de onechtheid
Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 6 mei 2009, KG ZA 09-292, Sporttrading Holland B.V. tegen Adidas AG c.s. en Vzr Rechtbank ’s-Gravenhage, beschikking van 20 februari 2009, KG RK 09-433, Adidas A.G. c.s. tegen Sporttrading Holland B.V. (met dank aan Moïra Truijens & Gregor Vos, Klos Morel Vos & Schaap)
Merkenrecht. Namaak sportschoenen. Opheffings kort geding n.a.v. een eerdere ex parte beschikking, waarin werd geoordeeld dat de op de schoenen en verpakkingen van Sporttrading aangebrachte tekens gelijk waren aan de Gemeenschapsmerken van Adidas. In het opheffings kort geding beroept Sporttrading zich op uitputting, maar de voorzieningenrechter volgt dit verweer niet en ziet geen grond voor herziening van het bij beschikking gegeven inbreukverbod.
“De stelling van Adidas dat er sprake is van “namaak” en de onderbouwing die zij daarvoor heeft gegeven ondersteunt echter wel haar betwisting van de uitputting van haar merkrechten. Indien de schoenen en verpakkingen niet door Adidas of met haar toestemming zijn geproduceerd, is immers niet aannemelijk dat Adidas wel toestemming heeft gegeven voor het in de handel brengen van die producten.”
Interessante 1019h-proceskosten redenering: De wijze van procederen van Sporttrading deed de voorzieningenrechter ter zitting al concluderen dat ongeacht de uitkomst van de zaak, de redelijke en evenredige kosten (1019h) van de voortzetting voor rekening van Sporttrading dienden te komen.
Uitputting: 4.4. Sporttrading heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de door haar verhandelde producten met toestemming van Adidas in de EER in het verkeer zijn gebracht. (…) [Adidas] verwijst in dit verband naar een verklaring van Adidas Italy inhoudende dat de door Sporttrading overgelegde facturen niet echt zijn en dat Adidas Italy nooit zwart/witte Superstar II schoenen aan DISAC heeft verkocht. Een en ander wordt bevestigd door een eveneens door Adidas overgelegde verklaring van een door haar ingeschakelde accountant. Ter onderbouwing van de onechtheid van de door Sporttrading overlegde facturen van Adidas Italy heeft Adidas er bovendien op gewezen dat gegevens die normaal gesproken de echtheid van een factuur kunnen staven en die een verband kunnen leggen met een specifieke partij schoenen, zoals de factuurdatum en een factuurnummer, op het overgelegde stukken ontbreken. Sporttrading heeft geen verklaring gegeven voor het ontbreken van die gegevens.
4.5. Daar komt bij dat Adidas heeft betoogd dat de door Sporttrading verhandelde schoenen en verpakkingen “namaak” zijn. Dit wordt uitdrukkelijk door Sporttrading betwist. Of er daadwerkelijk sprake is van “namaak” is niet beslissend voor het beroep op uitputting. Ook indien zou moeten worden aangenomen dat de producten origineel zijn in die zin dat de producten zijn vervaardigd door Adidas of met haar toestemming, blijft immers staan dat Sporttrading die producten met de daarop aangebrachte merken in beginsel niet mag verhandelen, tenzij de producten met toestemming van Adidas in de EER in de handel zijn gebracht. De stelling van Adidas dat er sprake is van “namaak” en de onderbouwing die zij daarvoor heeft gegeven ondersteunt echter wel haar betwisting van de uitputting van haar merkrechten. Indien de schoenen en verpakkingen niet door Adidas of met haar toestemming zijn geproduceerd, is immers niet aannemelijk dat Adidas wel toestemming heeft gegeven voor het in de handel brengen van die producten.
4.10. Op grond van het voorgaande, en gegeven het feit dat in kort geding geen ruimte is voor nadere bewijsvoering, acht de voorzieningenrechter onvoldoende aannemelijk dat de producten met toestemming van Adidas in San Marino in de handel zijn gebracht (nog daargelaten of een levering aan San Marino, dat geen lid is van de EER maar slechts een overeenkomst met de Gemeenschap heeft gesloten inzake samenwerking en een douaneunie, impliceert dat de producten in de EER in de handel zijn gebracht in de zin van artikel 13 lid 1 GMVo).
4.12. Geconcludeerd moet worden dat er geen grond is voor herziening van het bij beschikking van 20 februari 2009 gegeven bevel
Proceskosten: 4.13. (…) Adidas heeft er namelijk terecht op gewezen dat overschrijding van het indicatietarief voor een deel voortvloeit uit de wijze van procederen van Sporttrading. In deze zaak was namelijk een tweede zitting nodig omdat Sporttrading de avond voorafgaand aan de eerste mondelinge behandeling producties heeft overgelegd ter onderbouwing van haar beroep op uitputting, zoals een verklaring van DISAC en facturen. Die termijn was dermate kort dat Adidas daar ter zitting redelijkerwijs niet inhoudelijk op kon reageren. Sporttrading heeft ook niet duidelijk gemaakt waarom zij die stukken, die dateren van minstens een maand eerder, pas op die termijn heeft kunnen overleggen. Derhalve heeft de voorzieningenrechter al ter zitting van 25 maart 2009 beslist dat, ongeacht de uitkomst van de zaak, de redelijke en evenredige kosten van de voortzetting voor rekening van Sporttrading dienen te komen.
4.14. Gelet op het voorgaande zal de voorzieningenrechter het indicatietarief van € 15.000,00 voor een niet-eenvoudig kort geding niet hanteren als maximum voor de gehele procedure, maar als maximum voor de twee delen van de procedure afzonderlijk. Blijkens de specificatie van Adidas bedragen de advocaatkosten voor het eerste deel van de procedure van € 24.716,83 en voor het tweede deel € 29.378,66. In beide gevallen wordt dus het maximum van € 15.000,00 overschreden. Aangezien Adidas onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt waarom haar kosten ondanks die overschrijding redelijk en evenredig zijn, zullen haar advocaatkosten worden begroot op € 30.000,00 te vermeerderen met € 262,00 aan vast recht.
