TESTAROSSA: normaal gebruik via licenties; vervallenverklaring deels vernietigd

Gerecht EU 2 juli 2025, IEF 23004; ECLI:EU:T:2025:660 (Ferrari SpA tegen EUIPO en Kurt Hesse). Het Gerecht vernietigt de beslissing van de Vijfde Kamer van Beroep van het EUIPO voor zover het woordmerk TESTAROSSA vervallen was verklaard voor “schaalmodellen van motorvoertuigen te land (speelgoed)” in klasse 28. Kern: Ferrari heeft het normale gebruik van TESTAROSSA voor deze waren voldoende aangetoond, ook al brachten derde speelgoedfabrikanten de modellen op de markt. Uit catalogi en verpakkingen van o.a. Bburago en Hachette blijkt dat TESTAROSSA zichtbaar werd gebruikt naast het merk FERRARI en met de duidelijke vermelding “Official Licensed Product”, waardoor het teken fungeerde als herkomstaanduiding (modelnaam van Ferrari) en niet louter als beschrijving van een getrouwe miniatuur. Dat het merk samen met andere tekens werd gebruikt of niet vergezeld ging van „®”/ „TM”, doet daar niet aan af; in de markt voor schaalmodellen is het juist gebruikelijk dat fabrikantmerk en modelnaam samen optreden. Tegen deze achtergrond neemt het Gerecht ook impliciete toestemming van Ferrari aan: Ferrari was op de hoogte van het licentiegebruik en verzette zich daar niet tegen, zodat gebruik “met toestemming” in de zin van art. 15 lid 2 GMVo (thans art. 18 EUTMR) is gegeven. De Kamer van Beroep miskende dit door te oordelen dat het gebruik slechts verwees naar een getrouwe nabootsing en niet naar commerciële herkomst.

Omdat de Kamer van Beroep haar beoordeling had beperkt tot de “wijze van gebruik” en niet had beslist over plaats, tijd en omvang van het gebruik, kan het Gerecht de beslissing niet zelf wijzigen; het beperkt zich tot vernietiging voor schaalmodellen en verwerpt het beroep voor het overige (de vervallenverklaring voor “modulair constructiespeelgoed…/constructiesets (blokken)” blijft dus in stand). Het EUIPO en interveniënt Hesse worden veroordeeld in de kosten, inclusief de noodzakelijke kosten die Ferrari in de procedure bij de Kamer van Beroep maakte. Zusterzaak: vgl. [IEF 22788], inzake klasse 12 (tweedehands auto’s en onderdelen/accessoires), waar het Gerecht dezelfde lijnen bevestigt (genuine use, gezamenlijk gebruik met FERRARI, impliciete toestemming via geautoriseerde dealers en certificering) en de EUIPO-beslissing integraal vernietigt. Hiermee bevestigt het Gerecht dat in zowel de speelgoedmarkt als de automarkt/licentie-keten het gelicentieerde, publiek zichtbare gebruik van een modelmerk als TESTAROSSA normaal merkgebruik kan opleveren en dat, bij gebreke van tegenspraak, licentie-context en sectorpraktijken zwaar wegen in de non-use-toets.

51      Ten tweede moet in navolging van verzoekster worden opgemerkt dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat op grond van het feit dat het litigieuze merk niet vergezeld ging van de symbolen „TM” of „®” kon worden aangenomen dat het gebruik van dat merk niet in overeenstemming was met de wezenlijke functie ervan. Er bestaat namelijk geen verplichting om de symbolen „®” of „TM” te gebruiken opdat het gebruik zou worden geacht in overeenstemming te zijn met de wezenlijke functie van het merk. Het ontbreken van deze symbolen tast noch de geldigheid noch de wezenlijke functie van Uniemerken aan. Bijgevolg doet het ontbreken van deze symbolen naast het litigieuze merk in de bewijzen geenszins afbreuk aan het vermogen van het litigieuze merk om zijn wezenlijke functie te vervullen, namelijk de commerciële herkomst van de betrokken waren aan te duiden en deze van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

52      Aldus kan op grond van de bovengenoemde door verzoekster overgelegde bewijzen, in hun geheel beschouwd, worden geoordeeld dat het litigieuze merk in de relevante periode voor schaalmodellen van voertuigen is gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan, namelijk de commerciële herkomst te waarborgen van de waren waarvoor het merk is ingeschreven.