Tetra Laval's verpakking blijft beschermd: Kamer van Beroep verwerpt nietigverklaring

EUIPO Kamer van Beroep 6 december 2024, IEF 22455, IEFbe 3844; R 12/2024-4 (Tetra Laval tegen Lami Packaging). Tetra Laval Holdings & Finances (hierna: Tetra Laval) heeft in 2000 een aanvraag gedaan voor het vormmerk dat hierboven op de afbeelding te zien is. Zij wil deze inschrijven voor klasse 16, oftewel voor verpakkingsmateriaal gemaakt van papier. In 2004 is het merk geregistreerd. In 2022 heeft Lami Packaging een verzoek tot nietigverklaring van het merk ingediend. Ter grondslag legt zij hieraan dat het merk onvoldoende onderscheidend is. De nietigheidsafdeling heeft mede door het aangeleverde bewijs het vormmerk volledig nietig verklaard. Hiertoe stelde zij dat alle essentiële kenmerken noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van het technische resultaat van de verpakking. Tegen dit besluit gaat Tetra Laval in beroep. Zij stelt, kort gezegd, dat de nietigheidsafdeling een fout maakt door te veronderstellen dat het Hof van Justitie zijn standpunt had gewijzigd over het toepassen van artikel 7(1)(e)(ii) EUTMR op verpakkingsvormen. Volgens eerdere beslissingen van de kamer van beroep is een verpakking met een technische functie, zoals het hermetisch afsluiten en het vervoeren van een product, niet afhankelijk van de specifieke vorm. Deze elementen zijn dan ook niet technisch van aard.

Het oordeel van de Kamer van Beroep in deze zaak is dat de betwiste beslissing van de Nietigheidsafdeling onjuist is toegepast en wordt vernietigd. Het verzoek tot nietigverklaring wordt volledig afgewezen. De Kamer concludeert dat artikel 7(1)(e)(ii) EUTMR niet van toepassing is op het betwiste merk omdat de vorm niet uitsluitend noodzakelijk is om een technisch resultaat te bereiken dat relevant is voor de wijze waarop het product wordt gebruikt. Daarnaast wordt ook het argument van kwade trouw (artikel 51(1)(b) EUTMR) verworpen, omdat Lami Packaging niet heeft bewezen dat Tetra Laval het systeem voor merkregistratie heeft misbruikt. Als gevolg daarvan moet Lami Packaging de kosten van de procedure dragen die voortvloeien uit de nietigverklaring, ten bedrage van € 1.720.

59. To conclude, Article 7(1)(e)(ii) CTMR applies where the shape at issue has a direct effect on the utility that the good in question is intended to have from the relevant public’s perspective. Article 7(1)(e)(ii) CTMR does not apply here because the technical result achieved by the first three characteristics identified in paragraph 30 above merely relates to the manufacturing process of the product itself without influencing the function performed by this product.

60. Article 7(1)(e)(ii) CTMR should therefore be excluded in cases such as the present one where the shape at issue is not the cause of a technical result impacting on the manner in which the product is used, but rather the consequence of industrial engineering on its design and production. 

61. Thus, the fact that the contested mark allows for an efficient volume-to-surface ratio while preserving the stackability, storage and handling of the product does not concern a technical result within the meaning of Article 7(1)(e)(ii) CTMR. Indeed, the ability of a shape to contain more liquids or foodstuffs or to be easily packed and grasped is not a technical result achieved by the product in the normal course of its use. The shape at issue does neither perform a function on its own, nor in relation to other products.