Toespraak Ellen Gevers - Science Fiction werd Science Fact; tijd voor een virtuele merkenstrategie

IE-diner 26 januari 2023 - toespraak Ellen Gevers (Knijff)

Zal het volgende IE-diner gehouden worden in de metaverse? Hoewel die kans (nog) niet zo groot is, wordt de kans dat de metaverse een rol zal gaan spelen voor het merkenrecht steeds groter. In onderstaande toespraak, zoals deze is uitgesproken door Ellen Gever (Knijff) tijdens het IE-diner van 26 januari 2023, is zij nader in gegaan op de vraag op welke wijze het merkenrecht en de metaverse met elkaar van doen hebben. 

Science Fiction werd Science Fact – Tijd voor een virtuele merkenstrategie

Intro

Trendwatchers verwachten dat jonge mensen in 2025 gemiddeld één uur per dag in de metaverse zullen doorbrengen. Even wat cijfers. In 2022 bracht de markt van skins - virtuele kleding die wordt gedragen in populaire games als Fortnite - rond de 50 miljard dollar op en in 2024 wordt verwacht dat de markt voor virtuele producten in metaverse 800 miljard dollar waard zal zijn. Een serieuze markt die vraagt om nieuwe regelgeving vanuit overheden en nieuwe strategieën vanuit bedrijven voor de registratie en bescherming van merken en creativiteit. Daarom is tegenwoordig geen event compleet zonder dat iemand iets komt zeggen over virtuele producten in de metaverse, dus neem ik die taak graag op me.

Virtuele producten

Merken als Nike, Gucci en Balenciaga openden al flagshipstores in de metaverse. Daar verkopen ze hun branded digitale wearables - digitale merkkleding, -schoenen en -accessoires. Ofwel als virtueel massaproduct ofwel als collectable in de vorm van een NFT wat staat voor Non-Fungible Token, een ‘blockchain waarmerking’ van, vaak uniek, digitaal product. 

Een paar maanden geleden had ik een gesprek met een bevriend eigenaar van een keten van kapperszaken. Een salon franchise. Hij vroeg zich hardop af of hij zijn merk ook voor virtuele producten zou moeten registreren. “Zouden er in de metaverse ook kapperszaken komen?” De vraag doet mij een beetje denken aan de discussies van begin jaren 90 toen bedrijven zich afvroegen: “Zo’n website, hebben wij dat nou nodig?” 

Nou, Spoileralert, de eerste beautysalons en ook kapperszaken zijn inmiddels al geopend in de metaverse. Klanten van die kapperszaken kunnen vrijblijvend nieuwe kapsels of haarkleuren proberen. In de virtuele salon kunnen ze een afspraak inplannen, daarvoor in cryptocurrency betalen en daarna melden ze zich in de fysieke salon voor de knipbeurt. 

Voor marketeers is het antwoord duidelijk: de nieuwe generatie van digital natives bezoekt geen websites meer maar brengt wel vele uren van hun leven online door. Nu nog vooral in interactive online games en social media, maar de verwachting is dat zij die uiteindelijk zullen verruilen voor de metaverse. Als deze groep je merk niet tegenkomen in hun onlinewereld dan zullen ze in de fysieke wereld nooit naar jouw product op zoek gaan. Zodoende zal voor veel bedrijven, net als aanvankelijk websites, de aanwezigheid in de metaverse in eerste instantie vooral een promotie- en reclamefunctie hebben.

Gevolgen keuze klasse 9

Al met al lijkt de keuze om alle virtuele producten in te delen in één klasse mij een tamelijk conservatieve benadering waarbij vooral wordt gekeken naar wat het virtueel product is in de fysieke wereld – een digitaal bestand - en veel minder naar de functie ervan in de virtuele wereld.

Misschien dat de verantwoordelijke functionarissen bij WIPO eerst even willen aankijken of de metaverse echt zo groot gaat worden als trendwatchers voorspellen. Als de markt voor virtuele producten zich in de huidige snelheid blijft ontwikkelen verwacht ik dat een overvolle klasse 9 de functionarissen van WIPO zal aansporen om virtuele producten en diensten alsnog te spreiden over de klassen en in te delen bij hun fysieke tegenhanger. Dat je bij een aanvraag moet aangeven op wat voor soort virtueel product het gaat, lijkt hierop voor te sorteren. Als in de toekomst alsnog wordt gekozen voor spreiding dan kan herverdeling plaatsvinden op basis van deze specificatie, zonder
tussenkomst van de merkhouder.

De keuze om alle virtuele producten in te delen in klasse 9 is niet alleen onlogisch vanuit het perspectief van het gebruik in de metaverse; het heeft ook een nadelig effect voor de merkhouder. In de Benelux en onder geharmoniseerd EU-merkenrecht heeft de klassenindeling geen effect voor de beschermingsomvang, maar het Nice-verdrag is groter dan Europa en ook binnen de EU heeft de klasse-indeling wel een functie.

De klasseindeling is ooit bedacht in het kader van de vindbaarheid van merken voor soortgelijke producten. Bij merkonderzoek en registerbewaking worden daarvoor bepaalde klassen geselecteerd. Een virtuele tas is echter niet soortgelijk aan besturingssoftware in klasse 9 maar aan fysieke tassen in klasse 18. Aan een onderzoek voor een tassenmerk moet dus behalve klasse 18 ook klasse 9 worden toegevoegd. Hetzelfde geldt voor de registerbewaking voor geregistreerde merken.

Verder is het belangrijk om je te realiseren dat het Nice-verdrag wereldwijd wordt toegepast in bijna 100 landen. Daar zitten ook landen tussen waar, met name op niveau van het nationale merkenbureau, geen soortgelijkheid wordt aangenomen indien geen sprake is van overlap in klassen. Zonder registratie voor klasse 9 volgt geen relatieve gronden weigering indien derden een overeenstemmend merk indienen voor een virtueel product. Vergelijkbare problemen zijn in die landen te verwachten in oppositie-en doorhalingsprocedures.

MetaBirkin

Andere fabrikanten van merkartikelen kiezen er bewust voor om hun producten niet te virtualiseren. Zo heeft Hermès besloten dat hun merk, dat synoniem is voor vakmanschap en de beste kwaliteit leer, zijde en drukwerk, zich niet laat vertalen naar de virtuele wereld. Maar waar vraag is, ontstaat vanzelf aanbod en al snel werden virtuele Birkin tassen aangeboden door een meta-piraat.

Een Web3cowboy dropte 100 MetaBirkins als NFTs op Basic-Space, een digitaal platform voor de verhandeling van NFT’s. De NFT's waren gekoppeld aan een digitale afbeelding van een Hermès Birkin tas veelal bedekt met nep bont en patronen. Hiervoor gebruikte hij de naam MetaBirkin.

Nu is een echte Hermès Birkin tas bijna onbetaalbaar; ook het digitale zusje bleek flink aan de prijs. De NFT genaamd 'Baby Birkin’, die was gekoppeld aan een animatie van een foetus die groeit in een transparante Birkin tas werd op de NFT-veiling gemint voor ruim twintig duizend euro en daarna doorverkocht voor meer dan tien Ethereum, toen zo’n vijftig duizend euro.

De aanbieder is een zelfverklaard kunstenaar die werkt onder het pseudoniem Mason Rothschild (die naam klinkt ook vrij bekend in de oren). Hij brengt de MetaBirkins uit om, naar eigen zegge, bewustzijn te creëren voor bontvrije mode en materiaal verspilling in de mode-industrie aan de kaak te stellen.

Eind 2021 protesteerde Hermès tegen de verkoop van MetaBirkins en de eerste rechtszaak over merkinbreuk in de metaverse was hiermee een feit. Rothschild beroept zich op ‘artistic expression’ en 'Vrijheid van Meningsuiting’. Hij claimt dat zijn MetaBirkins kunst zijn en trekt een vergelijking met Andy Warhol’s beroemde zeefdrukken van blikken Cambell’s soep. Hermès overleefde tot nu toe een eerste namens Rothschild ingediende Motion to Dismiss maar de uitkomst van deze zaak staat nog verre van vast.

Merkinbreuk en virtuele producten

Zoals bekend verleent de wet extra bescherming tegen counterfeit. Een merkhouder kan optreden tegen gebruik van zijn merk voor identieke, ook zonder gevaar voor verwarring. Maar, zonder registratie in klasse 9 kan een merkhouder die wordt geconfronteerd met cyber-counterfeit geen beroep doen op deze extra bescherming, want virtuele producten zijn niet identiek aan hun fysieke tegenhanger.

De volgende vraag is of rechters - en merkenbureaus in administratieve conflicten - zullen uitgaan van soortgelijkheid tussen de fysieke en de virtuele variant van hetzelfde product. Als het antwoord op die vraag ‘nee’ zou zijn, dan is optreden tegen cyber-counterfeit alleen weggelegd voor bekende merken. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.

Midden 2022 besliste het Tribunale di Roma dat gebruik van het merk JUVENTUS op digitale voetbalplaatjes inbreuk maakt op de rechten van de gelijknamige voetbalclub. De rechter benadrukt dat merken een ruime bescherming verdienen tegen inbreuk in de virtuele wereld. Maar een eenduidig antwoord op de vraag of de virtuele variant van een product altijd soortgelijk is aan zijn fysieke tegenhanger levert deze uitspraak niet op. De Romeinse rechter baseert de uitspraak namelijk enerzijds op de reputatie van het bekende merk JUVENTUS en anderzijds op het feit dat het merk JUVENTUS ook is geregistreerd voor digitale publicaties in klasse 9.

Merkenstrategie

De hoogste tijd om de merkenstrategie te herzien om ervoor te zorgen dat merken goed beschermd zijn ín en tégen de metaverse. Voor een veel groter aantal merken dan tot nu toe wordt aangenomen verdient het aanbeveling om ook te registeren voor virtuele producten in klasse 9. Niet alleen om effectiever op te kunnen treden tegen cyber- counterfeit. Ook is het eenvoudiger om merkaanvragen af te weren die derden indienen voor de virtuele versie van merkproducten.

Wel moet een merkhouder rekening houden met de gebruiksdwangtermijn en het is dus wel zaak om binnen vijf jaar ook daadwerkelijk producten te lanceren in de virtuele wereld.

De virtuele merkenstrategie vraagt niet alleen om aanvullende registratie en bescherming. Er moet ook gekeken worden naar eventuele uitbreiding van merkonderzoeken en registerbewaking naar virtuele producten in klasse 9. Tenslotte is het raadzaam om ook het bestaande online enforcement programma’s onder de loep te nemen en waar nodig uit te breiden naar de metaverse.

Advocatenkantoren en merkenbureaus in de metaverse

Inmiddels zullen sommigen van u misschien denken: “Zijn er dan ook al advocatenkantoren in de metaverse?” Ja zeker! ArentFox Schiff kocht een perceel in het luxury fashion district van Decentraland en opende daar op 31 oktober 2022 hun virtuele advocatenkantoor. Ik ben benieuwd wie het eerste Nederlandse advocatenkantoor of merkenbureau in de metaverse zal zijn?

Tafelspeech IE-Diner | 26 januari 2023
Door Ellen Gevers | Knijff