Totaalindruk "Bottenvormige patroon" op schoenzool is te banaal

Rechtbank Den Haag 14 maart 2018, IEF 17561; IEFbe 2509; ECLI:NL:RBDHA:2018:3074 (Footsie-Gold Star tegen Birckenstock) Merkenrecht. Doorhaling. Footsie is fabrikant van orthopedische schoenen, sandalen en slippers. Birckenstock doet dat ook en heeft een anatomsich gevormd voetbed ontwikkeld. Zij is houdster van internationaal beeldmerk, dat niet als Uniemerk is ingeschreven vanwege ontbreken van onderscheidend vermogen. Footsie vordert met succes de nietigverklaring en schrapping uit het Benelux merkenregister voor zover dit merk in klasse 10 en 25 is ingeschreven. De stelling is uitsluitend uitgewerkt voor “(orthopedische) schoenen, al dan niet van leer” en daarmee nauw samenhangende waren, zoals onderdelen voor schoenen, inlegzolen e.d. zonder nadere toelichting. Het merk blijft slechts overeind voor klasse 10 chirurgische materialen en kunstledematen en klasse 18 paraplu's, beauty cases en (rij)zweepjes. De door het "bottenvormige patroon" opgeroepen totaalindruk is banaal en geeft niet meer weer dan de som van de bestanddelen.  Het marktonderzoek toont geen inburgering aan in de Benelux met 46% Nederlandse respondenten die niet spontaan, maar uit elf kenmerken kon kiezen, aangaf dat het speciale patroon op de schoenzool bij.

4.2. De rechtbank begrijpt het hiervoor weergegeven petitum aldus dat Footsie c.s. in deze procedure nietigverklaring van het Birkenstock-merk vorderen voor alle waren waarvoor het is ingeschreven, zulks op de grond dat het voor al deze waren het vereiste onderscheidend vermogen mist. In hun processtukken en ter comparitie hebben zij deze stelling echter uitsluitend nader uitgewerkt voor, kort gezegd, “(orthopedische) schoenen, al dan niet van teer” en daarmee nauw samenhangende waren, zoals onderdelen voor schoenen, inlegzolen e.d.. Voor alle overige waren, in het bijzonder de waren in klasse 18, hebben Footsie c.s. het door hen gestelde gebrek aan onderscheidend vermogen verder op geen enkele wijze nader toegelicht, waarbij wordt opgemerkt dat de enkele mededeling bij akte dat Footsie c.s. “de mening van het GvEA delen” daartoe niet volstaat. Bovendien valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, ook niet in te zien welk belang Footsie c.s. als fabrikanten en groothandelaren in schoenen hebben bij een nietigverklaring van het Birkenstock-merk voor de in klasse 10 genoemde chirurgische materialen en kunsttedematen en voor de in klasse 18 genoemde waren als paraplu’s, beauty cases en (rj)zweepjes.

4.7. Naar het oordeel van de rechtbank is met het Birkenstock-merk dit laatste aan de orde. De aangevallen merkregistratie toont immers een grafische voorstelling van golvende lijnen die elkaar zodanig kruisen dat een patroon ontstaat dat zich horizontaal en verticaal herhaalt. Dat de afbeelding een vierkante vorm heeft, is daarbij zonder betekenis nu uit de inschrijving niet blijkt dat dit onderdeel is van het teken. De rechtbank wijst er daarbij op dat ter zitting namens Birkenstock ook uitdrukkelijk is bevestigd dat uitsluitend bedoeld is “het bottenvormige patroon” als zodanig als merk te registreren. De inschrijving laat aldtis een patroon zien dat in alle richtingen oneindig kan worden voortgezet en daarmee is het zonder meer geschikt om te worden toegepast op de oppervlakten van (onderdelen van) de in deze zaak relevante waren, te weten - heel kort gezegd -schoenen. De rechtbank merkt daarbij op dat de weergave van het Birkenstock-merk door de daarin gebruikte schaduwen en belijning ook een driedimensionaal gebruik van dit patroon toelaat, zodat het ook als profiel op de zool van een schoen kan dienen.

4.8. Dit betekent dat aan het Birkenstock-merk voor de hier aan de orde zijnde waren uit de klassen 10 en 25 alleen onderscheidend vermogen kan worden toegekend, indien kan worden gezegd dat het geclaimde patroon significant afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is. Dit is naar het oordeel van de rechtbank echter niet het geval.

Op andere blogs:

Hoogenraad & Haak advocaten