Uitbreiding van de grondslag in hoger beroep: bescherming kleur als algemeen bekend merk

Hof Arnhem-Leeuwarden 25 oktober 2016, IEF 16335; IEFbe 1982; LS&R 1386; ECLI:NL:GHARL:2016:8563 (Glaxo Group tegen Sandoz B.V.) Merkenrecht. Glaxo c.s. baseert inbreukvordering op Benelux-merkinbreuk. De voorzieningenrechter heeft alle vorderingen van Glaxo c.s. afgewezen. In hoger beroep wordt bescherming van het kleurmerk "Pantone 2587C" in de Benelux-landen als algemeen bekend merk ingeroepen en verminderen Glaxo c.s. hun eis door onrechtmatige daad te laten varen. Sandoz c.s. verzetten zich tegen de eiswijziging, stellende dat er in hoger beroep in kort geding onvoldoende tijd is om bewijs bij te brengen tegen de stelling van Glaxo c.s. dat de kleur in de Benelux-landen een algemeen bekend merk is. De uitbreiding van de grondslag is geen ontoelaatbare uitbreiding van het partijdebat, volgens de rolraadsheer. Dat enkel door het hof, als feitelijke instantie, recht wordt gedaan op de gewijzigde eis, is inherent aan het wettelijk stelsel. Het gemis van een feitelijke instantie is op zichzelf dan ook niet voldoende voor het oordeel dat de eiswijziging in strijd is met de eisen van een goede procesorde. Geen sprake van vertraging of bemoeilijking van de verdediging.

3.17 Anders dan Sandoz c.s. ingang willen doen vinden, is het niet in strijd met de goede procesorde dat Glaxo c.s. in hoger beroep komen met een aanvullende grondslag voor hun vordering, terwijl die grondslag in eerste aanleg niet is aangevoerd waar dit wel had gekund. Het hoger beroep biedt de appellerende partij immers mede de gelegenheid voor het verbeteren en aanvullen van hetgeen zij zelf bij de procesvoering in eerste aanleg heeft gedaan of nagelaten. Voor zover in de argumenten van Sandoz c.s. besloten ligt dat Glaxo c.s. ten onrechte geen goede verklaring hebben gegeven waarom zij hun vordering in eerste aanleg niet reeds hebben ingericht zoals zij dat thans in hoger beroep doen, geldt dat Glaxo c.s. daartoe niet gehouden zijn. Zelfs indien de eiswijziging zou betekenen dat Glaxo c.s. in hoger beroep een standpunt innemen dat haaks staat op hetgeen zij in eerste aanleg hebben bepleit, is dit toegestaan (HR 8 december 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8895).

3.18 Van een ontoelaatbare uitbreiding van het partijdebat als gevolg van de gewijzigde vordering, kan naar het oordeel van de rolraadsheer niet worden gesproken. Tegenover de nieuwe grondslag van het algemeen bekende merk als bedoeld in art. 6bis UvP, staat het vervallen van de onrechtmatige daad (in verschillende verschijningsvormen) als grondslag, terwijl de kern van de zaak onveranderd blijft, namelijk het beroep van Glaxo c.s. op bescherming van haar merk(en). Bovendien kan een verandering of vermeerdering van eis (zelfs nadat van grieven of van antwoord is gediend) toelaatbaar zijn, indien de eisverandering of -vermeerdering ertoe strekt te voorkomen dat een nieuwe procedure zou moeten worden aangespannen (HR 19 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI8771). Ook aan het argument van Sandoz c.s. dat de vordering van Glaxo c.s. op de grondslag van het algemeen bekende merk als bedoeld in art. 6bis UvP in een nieuwe procedure (in eerste aanleg) aanhangig dient te worden gemaakt, gaat de rolraadsheer dan ook voorbij, nog daargelaten de stelling van Glaxo c.s. dat die procedure (een bodemzaak in eerste aanleg) reeds aanhangig is.

3.19 Ten aanzien van de stelling van Sandoz c.s. dat haar door de eisvermeerdering een feitelijke instantie wordt onthouden, oordeelt de rolraadsheer dat aan het wettelijk stelsel inherent is dat op de gewijzigde eis slechts door het hof als feitelijke instantie recht wordt gedaan. Het gemis van een feitelijke instantie is op zichzelf dan ook niet doorslaggevend.

3.20 De rolraadsheer gaat voorbij aan het argument van Sandoz c.s. dat de grondslag van het algemeen bekende merk als bedoeld in art. 6bis UvP niet in een kort geding thuishoort, aangezien deze stelling er in essentie op neerkomt dat de vordering op de nieuwe grondslag niet toewijsbaar is. In zoverre gaat het echter om een inhoudelijke stelling die pleit tegen toewijzing van de vordering van Glaxo c.s. Voor de beoordeling hiervan is thans echter geen plaats, aangezien dat oordeel is voorbehouden aan de combinatie van het hof die de hoofdzaak inhoudelijk zal behandelen.

3.21 Dat er in een kort geding in het algemeen geen plaats is voor uitgebreide bewijslevering, is een omstandigheid die voor beide partijen gelijk is. Zelfs los van de stelling van Glaxo c.s. dat Sandoz c.s. in de parallelle bodemprocedure in eerste aanleg op 10 augustus 2016 ook ten aanzien van de grondslag van het algemeen bekende merk als bedoeld in art. 6bis UvP reeds hun conclusie van antwoord hebben moeten nemen, ziet de rolraadsheer geen grond voor het oordeel dat Sandoz c.s. in een ongelijkwaardige procespositie zijn komen te verkeren door de aanvulling van de grondslag van de vordering van Glaxo c.s. Bij memorie van antwoord krijgen Sandoz c.s. immers voldoende gelegenheid om zich in het kader van dit kort geding adequaat te verweren tegen de gewijzigde vordering van Glaxo c.s. (inclusief de nieuwe grondslag).

3.22 In de bezwaren van Sandoz c.s. ziet de rolraadsheer dan ook geen aanleiding voor het oordeel dat zij door de eiswijziging van Glaxo c.s. onredelijk in haar verdediging wordt bemoeilijkt en/of dat het geding er onredelijk door zal worden vertraagd. Ambtshalve ziet de rolraadsheer evenmin grond voor een dergelijk oordeel.

3.23 De conclusie luidt dat de bezwaren van Sandoz c.s. tegen de eiswijziging zullen worden verworpen. Het hof zal in hoger beroep derhalve recht doen op de gewijzigde eis van Glaxo c.s.. De (hoofd)zaak zal naar de rol worden verwezen om voort te procederen.

De beslissing
De rolraadsheer:
Verwerpt de bezwaren van Sandoz c.s. tegen de eiswijziging van Glaxo c.s.;
Verwijst de (hoofd)zaak naar de rol van dinsdag 22 november 2016 voor memorie van antwoord.