Uitputting Hennessy producten zelfs indien geleverd aan derden buiten de EER gevestigd en het doel niet was te verhandelen binnen de EER

Rechtbank Den Haag 7 juli 2017, IEF 16934; ECLI:NL:RBDHA:2017:7541 (Hennessy c.s. tegen Van Caem Klerks Groep) Uitputting. Merkenrecht. Eiseressen maken deel uit van het concern Louis Vuitton Moët Hennessy dat zich bezighoudt met de handel in (alcoholhoudende) dranken, waaronder producten voorzien van de merken MOËT & CHANDON, VEUVE CLICQUOT, KRUG, DOM PERIGNON, BELVEDERE, HENNESSY, ARDBERG EN GLENMORANGIE. LB11, JMN, DelicaSea en KFW behoren tot het Van Caem Klerks concern, houdt zich bezig met de groothandel, import en export van (originele) merkgoederen, waaronder alcoholhoudende dranken voorzien van de merken van Hennessy. Hennessy c.s. vordert een bevel om elke inbreuk op diens merken te staken, waaronder begrepen het aanbieden, (doen) invoeren, (doen) verhandelen en ter verhandeling in voorraad (doen) hebben van producten voorzien van bovengenoemde merken. LB11 beroept zich succesvol op uitputting nu de betreffende producten feitelijk door Hennessy c.s. binnen de EER zijn verkocht en geleverd aan derden. Dat deze derden zelf niet statutair gevestigd zijn in de EER staat daar niet aan in de weg. Ook het feit dat de leveringen hebben plaatsgevonden met het doel de producten buiten de EER te in de handel te brengen, staat er evenmin aan in de weg.

4.15. Tot haar verweer heeft LB11 subsidiair aangevoerd dat de merkrechten van de betreffende producten waren uitgeput, omdat de merkhouders (Hennessy en MHCS) de producten binnen de EER op T2 hebben afgeleverd aan hun afnemers en ze daarmee zelf binnen de EER in de handel hebben gebracht. Hiertegenover heeft Hennessy c.s. betoogd dat deze producten niet door haar in de EER in de handel zijn gebracht, omdat de levering is geschied met het duidelijke oogmerk om de producten buiten de EER te brengen. Dit blijkt volgens Hennessy c.s. uit het feit dat de afnemers buiten de EER zijn gevestigd, het feit dat de intended port of destination buiten de EER ligt, de verkoop onder de leveringsvoorwaarde ‘FCA’ en het bijgevoegde certificat d’origine, dat alleen bij export van belang is. 

4.16. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter slaagt het beroep op uitputting van LB11. De betreffende producten zijn immers feitelijk door Hennessy c.s. binnen de EER verkocht en geleverd aan derden. Hennessy c.s. heeft daarmee in de EU de eerste verhandeling van de van de merken voorziene producten gecontroleerd en de economische waarde van haar merken gerealiseerd7. Dat deze derden zelf niet statutair gevestigd zijn in de EER staat daar niet aan in de weg. Ook buiten de EER gevestigde rechtspersonen kunnen immers deelnemen aan het communautaire handelsverkeer. Dat de leveringen hebben plaatsgevonden met het doel de producten buiten de EER in de handel te brengen, staat er evenmin aan in de weg. Na de levering kon Hennessy c.s. die doelstelling immers niet meer controleren. Ook het feit dat de goederen zijn geleverd op leveringsvoorwaarden ‘FCA’, wat volgens Hennessy c.s. inhoudt: “requires the seller to clear the goods for export”, maakt dat niet anders. Deze voorwaarde betekent niet dat Hennessy c.s. de goederen heeft uitgevoerd, slechts dat ze alle formaliteiten heeft verricht die export mogelijk maken. Het staat de koper echter, naar de voorzieningenrechter begrijpt, vrij de goederen vervolgens al dan niet uit te voeren.

4.17. Dat dit Hennessy c.s. zou dwingen zelf zorg te dragen voor de uitvoer van haar in de EU geproduceerde goederen en daarmee zelf de daarmee gemoeide kosten zou dienen te dragen, lijkt voorshands een juiste conclusie. Volgens partijen is het namelijk niet mogelijk om in de EU geproduceerde goederen op T1 te plaatsen. Dat die gevolgen haaks zouden staan op de bedoeling van de Europese wetgever met het Europese uitputtingsbeginsel, ziet de voorzieningenrechter echter niet in. Als de goederen bedoeld zijn voor export, is het aan de merkhouder om er voor te zorgen dat hij de controle houdt over die goederen totdat ze zijn uitgevoerd. Het betoog van Hennessy c.s. dat het criterium ‘door de merkhouder of met zijn toestemming in de handel gebracht’ als bedoeld in artikel 13 lid 1 UMVo en artikel 7 lid 1 Merkenrichtlijn8 (Mrl) niet op dezelfde wijze uitgelegd kan worden als het door een derde ‘in de handel brengen’ in de zin van artikel 9 lid 3 sub b UMVo en 5 lid 3 sub b Mrl, wijst de voorzieningenrechter van de hand. Zowel de UMVo als de Mrl bevatten geen aanwijzing dat de voorbehouden handeling bestaande uit het ‘in de handel brengen’ in artikel 9 lid 3 sub b UMVo en 5 lid 3 sub b Mrl anders uitgelegd moeten worden als het gaat om een handeling van de merkhouder dan als het gaat om een handeling door een derde.