Uitputting merkenrecht na omkering bewijslast: Converse veroordeeld in de proceskosten van € 467.114,73

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 4 juli 2018, IEF 17820; ECLI:NL:RBZWB:2018:4156 (Converse en Kesbo Sport tegen curator Sporttrading c.s. en FM Fashion) Zie eerder IEF 13012. Uitputting. Merkenrecht. Bij tussenvonnis is geoordeeld dat de redelijkheid en billijkheid tot een andere bewijslastverdeling nopen. Converse c.s. is belast met bewijs dat de door Sporttrading c.s. verhandelde schoenen afkomstig zijn van een organisatie die zich bezighoudt met grootschalige fraude. Zij slaagt er niet in het bewijs hiervan te leveren. Op grond van het deskundigenrapport kan niet worden vastgesteld dat de door Sporttrading c.s. verhandelde schoenen zonder toestemming (of medewerking van een licentiehouder) van Converse zijn geïmporteerd en verder binnen de EER zijn verhandeld. Dat betekent dat het beroep op de uitputtingsregel van art. 2.23 lid 3 BVIE slaagt en er geen sprake is van merkinbreuk. De vorderingen van Converse c.s. worden afgewezen. De gevorderde proceskosten van totaal € 467.114,73 worden redelijk en evenredig geacht.

2.6 De rechtbank is in r.o. 3.70 van het tussenvonnis van 4 september 2013 tot een andere bewijslastverdeling gekomen. Reden hiervoor is dat Converse c.s. niet betwist dat er een legale goederenstroom loopt via Infinity (de officiële distributeur van Converse in Hongarije), via Borol (in Hongarije) naar Rossokd-Rings (in Spanje), zoals Sporttrading c.s. stelt, maar alleen betwist dat de door Sporttrading c.s. verhandelde merkinbreuk makende schoenen uit deze legale goederenstroom afkomstig zijn. Converse c.s. stelt daartoe, onder verwijzing naar de rapporten van IFC, dat er sprake is van grootschalige fraude met invoer en verhandeling van Converse schoenen in de EER door een organisatie die legale goederenstromen hergebruikt om daarmee een illegale goederenstromen te maskeren. De rechtbank heeft daarbij overwogen dat indien de gestelde grootschalige fraude zou komen vast te staan, het niet onaannemelijk is dat Sporttrading c.s., naar zij stelt, daarvan niet op de hoogte was. […] Voornoemde omstandigheden waren voor de rechtbank reden om tot het oordeel te komen dat de redelijkheid en billijkheid tot een andere bewijslastverdeling nopen. De rechtbank heeft Converse c.s. daarom belast met bewijs van haar stelling dat de door Sporttrading c.s. verhandelde schoenen afkomstig zijn van een Organisatie die zich bezighoudt met grootschalige fraude.

2.32 De rechtbank komt op grond van het vorenstaande tot de slotsom dat Converse c.s. niet is geslaagd in het bewijs dat er sprake is van een Organisatie die zich bezig houdt met grootschalige fraude, in die zin dat er een organisatie is die legale goederenstromen hergebruikt om daarmee een illegale goederenstromen te maskeren. Op grond van het deskundigenrapport kan niet worden vastgesteld dat de door Sporttrading c.s. verhandelde schoenen zonder toestemming (of medewerking van een licentiehouder) van Converse zijn geïmporteerd en verder binnen de EER zijn verhandeld. Dat betekent dat het beroep op de uitputtingsregel van art. 2.23 lid 3 BVIE slaagt en er geen sprake is van merkinbreuk. De vorderingen van Converse c.s. worden afgewezen. De verzoeken van de curator en Converse c.s. ex artikel 22 Rv behoeven geen bespreking meer.

2.41 Converse c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten van de curator en FM Fashion, als bedoeld in artikel 1019h Rv. FM Fashion heeft als productie 79 een kostenstaat in het geding gebracht, die uitkomt op een bedrag van € 265.604,73. De curator heeft als productie 115 een kostenstaat in het geding gebracht, die uitkomt op een bedrag van € 201.510,00. Gelet op de door Converse c.s. gemaakte kosten, die volgens de urenstaat, exclusief deskundigenkosten, € 617.093,56 bedragen, acht de rechtbank door de curator en FM Fashion gevorderde proceskosten redelijk en evenredig. […]