Verbod inbreuk op vegetarische Impossible Burger

Rechtbank Den Haag 27 mei 2020, IEF 19227 (Impossible Foods tegen Nestlé) Impossible Foods is een in 2011 opgericht Amerikaans bedrijf dat plantaardige vervangers voor dierlijke producten maakt. In juli 2018 brengt Impossible Foods in de Verenigde Staten de IMPOSSIBLE BURGER uit. Impossible Foods is houdster van het Uniewoordmerk IMPOSSIBLE BURGER. Eind 2018 heeft Nestlé c.s. bekend gemaakt dat zij een op vlees geljkende plantaardige burger op de markt zal gaan introduceren onder de naam INCREDIBLE BURGER.

Impossible Foods stelt dat Nestlé inbreuk maakt op de merkrechten van Impossible Foods door het gebruik van het teken INCREDIBLE BURGER als onderscheidingsteken op of voor voedingsproducten. Nestlé stelt dat de hoofdzaak moet worden geschorst op grond van artikel 132 lid 1 UMVo, omdat Nestlé op 18 maart 2019 een vordering tot nietigverklaring van het Uniemerk ingesteld heeft bij het EUIPO. Er is namelijk geen sprake van ‘bijzondere redenen om de behandeling voort te zetten’ en de zaak niet te schorsen. Daarnaast stelt Nestlé c.s. dat de procedure ten aanzien van de incidentele voorlopige voorziening eveneens dient te worden geschorst.

De hoofdzaak dient te worden geschorst (artikel 132 lid 1 UMVo). Bijzondere redenen om het Uniemerkrechtelijke geschil in de hoofdzaak niettemin voort te zetten acht de rechtbank niet aanwezig. Bovendien wordt het betoog van Nestlé c.s. verworpen dat het uit proceseconornisch oogpunt wenselijk is het oordeel van het EUIPO af te wachten in de Nietigheidsprocedure. De schorsingsregeling in de UMVo is niet voor niets in beginsel beperkt tot de bodemprocedure. De merkhouder moet de mogelijkheid hebben een voorlopige voorziening te verkrijgen om haar merkrechten te beschermen. De procedure voor wat betreft de door Impossible Foods gevorderde voorlopige voorziening zal dan ook niet worden geschorst. Evenmin zal de rechtbank de behandeling van de voorlopige voorziening aanhouden totdat er een definitieve beslissing is in de Nietigheidsprocedure, zoals subsidiair door Nestlé c.s. is verzocht.

IMPOSSIBLE BURGER is naar voorlopig oordeel een geldig merk. Verder gebruikt Nestlé c.s. wel degelijk (ook) het teken INCREDIBLE BURGER ter onderscheiding van haar waren, zodat het gebruik daarvan afbreuk kan doen aan de herkomstfunctie van het Uniemerk. Verder verwerpt de rechtbank het verweer dat met INCREDIBLE BURGER een aanduiding van (een) kenmerk(en) van de waar wordt gegeven. Met INCREDIBLE BURGER wordt niets ten aanzien van soort, hoedanigheid, hoeveelheid of een ander kenmerk van de waar prijsgegeven. Dat deze burger ongelooflijk is, is niet als een kenmerk te beschouwen. Er wordt geoordeeld dat IMPOSSIBLE BURGER  zich op grond van artikel 9 lid 2 onder b UMVo in beginsel kan verzetten tegen het gebruik van het teken INCREDIBLE BURGER door Nestlé c.s. Het volgende wordt overwogen:

9.15. Visueel is er een behoorlijke mate van overeenstemming. De twee woorden van het merk en teken hebben beide exact dezelfde lengte (hetzelfde aantal letters). In tegenstelling tot wat Nestlé c.s. aanvoert, is dat in het onderhavige geval voor de mate van visuele overeenstemming wel degelijk van belang. Nestlé c.s. merkt op zich terecht op dat in zijn algemeenheid merken / tekens die even lang zijn niet alleen om die (enkele) reden visueel gelijk zijn, omdat het publiek over het algemeen niet bekend is met het aantal letters in een teken. Maar ze vergeet te melden dat wanneer het gaat om de beoordeling van visuele overeenstemming van een woordmerk met een teken bestaande uit (een) woord(en), wel degelijk van belang is wat de lengte (het aantal letters) van het merk dan wel het teken is, wanneer letters in dezelfde volgorde voorkomen. Dat is hier het geval, nu het merendeel van de letters van merk en teken gelijk is geplaatst. Daarbij beginnen de eerste woorden vanmerk en teken beide met “i” en eindigen ze op “ible” en is het tweede woord van merk en teken volledig gelijk. Nestlé c.s. haalt in dit kader nog aan dat “ible” een veelvoorkomend achtervoegsel is in de Engelse taal en dat het tweede element van merk en teken “burger” volledig beschrjvend is. Dat laatste is bij de toets van de mate van overeenstemming echter niet relevant. Bij de vraag of sprake is van (visuele) overeenstemming gaat het immers om vergelijking van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.

9.16. Het onderhavige merk en teken stemmen fonetisch ook in zekere mate overeen. Bij de uitspraak verschilt enkel de tweede lettergreep van het eerste woord van het merk en het teken hoorbaar, te weten im-po-sa-ble versus in-cre-da-ble. Dit is de lettergreep waarop de klemtoon valt, zodat fonetisch enig verschil hoorbaar is. De derde lettergreep van beide woorden verschilt fonetisch nauwelijks, nu alleen de medeklinker verschilt waarmee de klankkleur van deze lettergreep gelijk blijft en op deze lettergreep geen klemtoon valt. Het tweede woord van zowel het merk als het teken, burger, stemt volledig overeen. Van het totale merk en het teken is het aantal lettergrepen identiek waarmee ook de cadans hetzelfde is.

9.17. Begripsmatig is er slechts sprake van een geringe mate van overeenstemming tussen het Unienierk en het teken. Dat losse woorden in het Uniemerk of teken tot een soortnaam behoren, tot eenzelfde categorie van Romaanse woorden in het Engels die op eenzelfde wijze zijn opgebouwd, als uitroep worden gebruikt of volledig identiek zijn, zoals Impossible Foods aanvoert, is niet zonder meer relevant. Het gaat erom of sprake is van begripsmatige overeenstemming wanneer het gehele Uniemerk met het gehele teken wordt vergeleken. Daarbij gaat de rechtbank er - met verwijzing naar r.o. 9.5 - vanuit dat het relevante publiek voldoende kennis heeft van de Engelse taal om de betekenis van zowel het Uniernerk als het teken te begrijpen. In r.o. 9.5 is dat voor wat betreft het Uniemerk nader uitgelegd. Dezelfde redenering gaat ook op voor het teken omdat het eerste woord van het teken “incredible” eveneens in verschillende Europese talen op vergelijkbare wijze voorkomt met dezelfde betekenis (Frankrijk: incroyable; Italië: incredibile; Spanje: increible; Portugal: incrvel; Roemenië: incredibil en Malta: inkredibbli). Rekening houdend met het voorgaande, zal het relevante publiek “impossible burger” naar voorlopig oordeel opvatten als een burger met Nestlé c.s. eens dat het publiek waarschijnlijk zal begrijpen dat bij “incredible burger” bedoeld is te verwijzen naar de ongelooflijke kwaliteit. Daarmee is enerzijds sprake van een begripsmatig verschil tussen het Uniemerk en het teken, maar anderzijds is er naar voorlopig oordeel wel enige overeenstemming omdat zowel het Uniemerk als het teken begripsmatig de vraag oproepen wat er zo onmogelijk / ongelooflijk is aan de desbetreffende burgers.

9.18. De vraag is of, gegeven de behoorlijke mate van overeenstemming tussen het Uniemerk en het teken, bij globale beoordeling sprake is van verwarringsgevaar. Naar voorlopig oordeel is dat het geval. Daarbij worden de volgende omstandigheden in aanmerking genomen.

9.19. Het onderscheidend vermogen van het Uniemerk is naar voorlopig oordeel gemiddeld, waarbij van belang is dat het element IMPOSSEBLE niet beschrjvend is voor de onderhavige waren (vergelijk r.o. 9.9 tot en met 9.11). De rechtbank volgt Impossible Foods evenwel niet in haar stelling dat het Uniemerk een grote intrinsieke onderscheidingskracht heeft omdat het fantasievol en contra-intuïtief van aard zou zijn. Het Uniemerk heeft zeker een twist omdat het relevante publiek zich zal afvragen wat onmogelijk is aan de betreffend burger, maar het is niet zo fantasievol of verrassend dat het Uniemerk daarmee meer dan gemiddeld onderscheidend vermogen toekomt. Anderzijds is er evenmin aanleiding om aan te nemen dat het Uniemerk hooguit een zwak onderscheidend vermogen zou hebben, zoals Nestlé c.s. betoogt.

9.20. Het relevante publiek is de consument in de volledige Europese Unie die plantaardige burgers koopt en consumeert, waarbij het aandachtsniveau van dit publiek relatief laag zal zijn (vergelijk r.o. 9.17 en zoals hierna wordt overwogen in r.o. 9.27).

9.21. De waren die onder het Uniemerk en het teken worden verkocht, zijn volledig soortgelijk. Het zijn plantaardige burgers, in de subcategorie hamburgerschijven waarmee wordt geprobeerd elk aspect van vlees zo getrouw mogelijk na te bootsen, van smaak tot textuur.