Vergoedingsstructuur op het derde niveau
Rechtbank 's-Gravenhage 30 november 2011, LJN BU6881 (OTB c.s. tegen Lemnis c.s.) - grosse
Stukgelopen samenwerking. Contracten. Octrooi. OTB c.s. is gespecialiseerd in het bouwen van machines ter vereenvoudiging van productieprocessen, procesontwikkeling en productontwikkeling. Lemnis is een voorloper in duurzame verlichtingsoplossingen op basis van LED (Light Emitting Diode) technologie. Lemnis heeft een belang in Patent Holding en Innolumis.
OTB en Lemnis zijn samenwerkingsbesprekingen gestart. De heer X had een idee mbt een schakelmechanisme / specifieke lichtbron ten behoeve van LED-verlichting. Na een memorandum of understanding is in de praktijk in 2006 een bredere uitvoering hieraan gegeven en dit heeft in 2007 tot een Cooperation Agreement geleid. Na communicatie over en weer vordert OTB c.s. een verbod op vervreemding of bezwaring door Patent Holding en Innolumis. Tevens vordert OTB c.s., kort gezegd, verklaringen van recht omtrent de commerciële vergoedingen van de gezamenlijk ontwikkelde LED-lampen.
Wanprestatie: er valt geen steun te vinden voor het standpunt van OTB c.s. dat de vergoedingsstructuur op het derde niveau losstaat van de door OTB c.s. ingevolge de afspraken op het tweede niveau (en de MoU) te ontwikkelen lichtbronmachine. OTB c.s. roept getuigen op, en de rechtbank staat dit toe.
Schuldeisersverzuim: Lemnis heeft beroep gedaan op schuldeisersverzuim aan de zijde van OTB c.s.. Lemnis stelt in dit verband dat zij haar verplichting tot betaling van een royaltyvergoeding niet kan nakomen doordat OTB c.s. heeft verzuimd haar verplichting tot het vervaardigen van een ‘proof of principle’ en vervolgens een daadwerkelijke lichtbronmachine, niet is nagekomen. Niet gezegd kan dan ook worden dat OTB c.s. niet aan haar inspanningsverplichting heeft voldaan, zodat het beroep op schuldeisersverzuim wordt verworpen.
Gedeeltelijke ontbinding / quasi-opeising octrooirechten: Ongeacht of OTB c.s. in het opgedragen bewijs zal slagen, geldt dat de vordering sub 2 van het petitum wordt afgewezen. Volgens vaste jurisprudentie is het profiteren van wanprestatie eerst dan onrechtmatig indien is voldaan aan twee cumulatieve vereisten, te weten i) de aangesproken partij weet of behoort te wetendat zijn wederpartij wanprestatie pleegt jegens een derde en ii) er is sprake van bijkomende omstandigheden.
Uit het dictum volgt een bewijsopdracht aan OTB. Om te bewijzen dat de vergoedingsstructuur op het derde niveau van de samenwerking niet gekoppeld was aan de productie van een lichtbronmachine, roept zij een getuige op.
Wanprestatie
4.10. De rechtbank overweegt dat uit een zuiver taalkundige uitleg van de afspraak in januari 2007 (vgl. r.o. 2.13.) en de concept Cooperation Agreement geen steun valt te vinden voor het standpunt van OTB c.s. dat de vergoedingsstructuur op het derde niveau losstaat van de door OTB c.s. ingevolge de afspraken op het tweede niveau (en de MoU) te ontwikkelen lichtbronmachine. Partijen zijn in hun onderlinge correspondentie consequent de terminologie “royalties” blijven gebruiken, hetgeen – gezien het (oorspronkelijke) business model van Lemnis – erop zou kunnen duiden dat de lichtbron in de op het derde niveau te produceren LED lampen vervaardigd zou worden door de lichtbronmachine op het tweede niveau. Ook de concept Cooperation Agreement biedt vooralsnog onvoldoende steun voor de visie van OTB c.s. ter zake. Weliswaar is juist dat eerst in november 2007 van de zijde van Lemnis een wijziging is voorgesteld ten aanzien van artikel 6.3. sub b (zie r.o. 4.8. hierboven), doch dit laat onverlet dat ook in de redactie van het artikel in de versie van maart 2007 wordt gesproken over (other)“Led Light Sources” welke in artikel 1.1. van het concept worden gedefinieerd als “the light source produced by Lemnis and mentioned in Recital A’ terwijl “LED Machine” daar is gedefinieerd als “a machine that is able to produce LED Light Sources (…)”, in welke definitie de gedefinieerde term “LED Light Sources” ook voorkomt. Ook dat doet het aannemelijk voorkomen dat op dat moment nog werd uitgegaan van de productie van de lichtbronnen op de lichtbronmachine.Schuldeisersverzuim
4.16. Dit verweer is slechts relevant als OTB c.s. zou slagen in het bewijs dat de royaltyvergoeding op het derde niveau losstaat van de vervaardiging van een machine op het tweede niveau, doch zelfs indien daar bij wijze van hypothese voor een ogenblik vanuit wordt gegaan, dient het beroep te worden verworpen, waartoe als volgt wordt overwogen. In de eerste plaats kan uit de MoU geen resultaatsverbintenis worden afgeleid. Het betreft, zoals OTB c.s. terecht heeft aangevoerd, een intentieverklaring die nog moest worden uitgewerkt in een ‘Machine purchasing agreement’ (artikel 1.3 MoU), welke er nooit is gekomen. De in de MoU genoemde datum van juli 2006 betrof een streefdatum, die door partijen tijdens de onderhandelingen eind 2006/begin 2007 is losgelaten. Bovendien waren partijen nog in het proces van het vaststellen van de specificaties van de machine en de wijze waarop de lichtbron zou moeten worden geproduceerd (artikelen 1.2, 3.1 en 4.1 MoU), zijnde een gezamenlijke inspanningsverplichting en niet een eenzijdige resultaatsverplichting van de zijde van OTB c.s. In de tweede plaats geldt dat, wat er ook zij van de redenen waarom een ‘proof of principle’ niet tot stand is gekomen, OTB c.s. in augustus 2007 door toezending van de ‘Draft Schedule 5.1 bij de concept Cooperation Agreement’ (vgl. r.o. 2.19.) aan Lemnis heeft geoffreerd voor de te bouwen lichtbronmachine, welk aanbod door Lemnis uiteindelijk niet is geaccepteerd. Niet gezegd kan dan ook worden dat OTB c.s. niet aan haar inspanningsverplichting heeft voldaan, zodat het beroep op schuldeisersverzuim wordt verworpen.Gedeeltelijke ontbinding / quasi-opeising octrooirechten
4.17. Ongeacht of OTB c.s. in het opgedragen bewijs zal slagen, geldt dat de vordering sub 2 van het petitum wordt afgewezen. Volgens vaste jurisprudentie is het profiteren van wanprestatie eerst dan onrechtmatig indien is voldaan aan twee cumulatieve vereisten, te weten i) de aangesproken partij weet of behoort te weten dat zijn wederpartij wanprestatie pleegt jegens een derde en ii) er is sprake van bijkomende omstandigheden. OTB c.s. heeft niet gemotiveerd onderbouwd waaruit zou blijken dat Patent Holding, Lemnis IP en/of Innolumis wisten of behoorden te weten dat Lemnis beweerdelijk wanprestatie pleegde jegens OTB c.s. Bovendien heeft OTB c.s. niet gesteld, laat staan onderbouwd, op grond van welke bijkomende omstandigheden Patent Holding, Lemis IP en/of Innolumis op onrechtmatige wijze hebben geprofiteerd van de beweerdelijke wanpresatie, zodat deze vordering wordt afgewezen.4.18. Om dezelfde reden strandt ook de vordering sub 6 van het petitum, althans voor zover het Patent Holding, Lemnis IP en Innolumis betreft. De positie van Lemnis is immers afhankelijk van de waardering van het opgedragen bewijs.
4.19. Ook de vordering sub 3 en (de daaraan onlosmakelijk verbonden) vorderingen sub 4 en 5 van het petitum komen niet voor toewijzing in aanmerking. Ingevolge artikel 6:270 BW houdt een gedeeltelijke ontbinding een evenredige vermindering in van de wederzijdse prestaties in hoeveelheid of hoedanigheid. OTB c.s. wenst de overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden, te weten voor de gedeelten die zagen op i) de verplichting van Lemnis om OTB c.s. royalty-vergoedingen te betalen op het derde niveau en ii) de verplichting van OTB c.s. om af te zien van (mede)aanspraken op intellectuele eigendomsrechten ten gunste van Lemnis. Daarmee ziet OTB c.s. evenwel over het hoofd dat daarbij een andere verplichting van Lemnis, te weten die tot het betalen van de manuren (en waarvan het nog niet-betaalde deel in deze procedure bij wijze van nakoming wordt gevorderd), buiten beschouwing wordt gelaten. Hiermee geconfronteerd heeft OTB c.s. ter comparitie desgevraagd ook niet kunnen onderbouwen dat de haar voorgestane partiële ontbinding een evenredige vermindering van de wederzijdse prestaties betreft, zodat de vorderingen ter zake worden afgewezen.
