Vernietiging octrooi Moderna vanwege gebrek aan nieuwheid door WO 708

Rb. Den Haag 6 december 2023, IEF 21802; ECLI:NL:RBDHA:2023:19106 (Moderna tegen Pfizer en Biontech) Deze zaak betreft een door Moderna (hierna: eiser) aanhangig gemaakte procedure tegen Pfizer en Biontech (hierna: gedaagden) ten aanzien van de platformtechnologie op basis waarvan het COVID-19 medicijn van Moderna is ontwikkeld. Moderna vordert in conventie onder andere een verklaring voor recht dat gedaagden onrechtmatig handelen, in het bijzonder door in Nederland inbreuk te maken op het Nederlandse deel van EP 949 en opgave van de winst die gedaagden hebben behaald als gevolg van de onrechtmatige en inbreukmakende handelingen. Gedaagden voeren verweer strekkende tot afwijzing van de vorderingen en veroordeling van Moderna in de volledige proceskosten. In reconventie vorderen gedaagden vernietiging van het Nederlandse deel van EP 949 en veroordeling van Moderna in de volledige proceskosten.

In EP 949 staat de mRNA-technologie en het modificeren van mRNA om tot mRNA met verbeterde eigenschappen te komen centraal. De mRNA-technologie wordt onder meer gebruikt in vaccins. Een van de verweren van gedaagden tegen de inbreukvordering is dat zij geen inbreuk maakt op EP 949, omdat dit als nietig wordt beschouwd vanwege een gebrek aan nieuwheid. Een uitvinding wordt niet als nieuw beschouwd wanneer alle kenmerken ervan expliciet of impliciet op een directe en ondubbelzinnige manier worden onthuld in één enkele vindplaats die behoort tot de stand van de techniek, en dit is bekend bij een gemiddelde vakpersoon die gebruikmaakt van algemene vakkennis. Partijen zijn het erover eens dat de gemiddelde vakpersoon een onderzoeksteam met expertise op het gebied van RNA immunologie is. Tot de stand van de techniek behoort onder andere octrooiaanvrage WO 708 voor RNA dat geïnodificeerde nucleosiden bevat en de gebruiksmethoden daarvan. Moderna betoogt dat er sprake is van een keuze uit drie lijsten van de verschillende mRNA modificaties. Dit betoog gaat niet op. Gedaagde voeren namelijk terecht aan dat de door Moderna geïdentificeerde lijsten van elkaar afhangen en daarom de jurisprudentie van meer lijsten geen opgeld doet.

Voorts moet worden erkend dat in WO 708 niet expliciet het experiment wordt beschreven waarin mRNA wordt geproduceerd met een m1Psi-modificatie, waarbij 100% van de uracil-nucleotiden worden vervangen door m1Psi. Desondanks is de rechtbank het eens met de gedaagden dat de gemiddelde vakpersoon, gebruikmakend van algemene vakkennis, al deze kenmerken van conclusie 1 en 3 van EP 949 impliciet en op een directe en ondubbelzinnige wijze uit WO 708 kan afleiden. Naar het oordeel van de rechtbank hebben gedaagden terecht aangevoerd dat EP 949 niet nieuw is in het licht van de hiervoor genoemde octrooiaanvrage WO 708. De rechtbank wijst de vorderingen van Moderna af en veroordeelt Moderna in de kosten van het geding. In België loopt er nog een parallelle zaak. 

4.20. Het betoog van Moderna dat sprake is van een keuze uit drie lijsten (van 4 nucleotiden, van de verschillende mRNA modificaties en van verschillende fracties 0-100%) gaat niet op. Anders dan in het klassieke geval van de lijsten-jurisprudentie is geen sprake van twee of meer onafhankelijke lijsten van verschillende componenten/verbindingen (zie Case Law 2022, I.C.6.2.1.b, p. 145-146). Gedaagden voeren terecht aan dat de door Moderna geïdentificeerde lijsten onderling van elkaar afhangen en zodoende de jurisprudentie van meer lijsten geen opgeld doet. Indien is gekozen voor m1Psi is immers inherent dat dit een vervanging op de plaats van uracil met zich brengt. Anders zou voor een ander aminozuur worden gecodeerd (een enkele uitzondering daargelaten waarbij verschillende codons voor hetzelfde aminozuur coderen) en aldus voor een ander eiwit, zo zal de gemiddelde vakpersoon onderkennen. Verder staat ook de lijst van fracties niet op zichzelf maar ziet deze op de fracties van het gekozen nucleotide (m1Psi). Er wordt zodoende geen nieuwe informatie geopenbaard. Voor zover al de keuze voor 100% modificatie een technisch voordeel zou opleveren, is ook die informatie in WO 708 terug te vinden. In par. [0021 8] van WO 708 wordt immers geopenbaard dat hoe meer van de nucleotide wordt vervangen (hoe hoger het percentage is), hoe beter de effecten waren (voor wat betreft onderdrukking van de immuunrespons):

4.23. Moderna moet worden nagegeven dat in WO 708 niet expliciet het experiment wordt beschreven waarin mRNA wordt vervaardigd met een m1Psi-modificatie, waarbij 100% van de uracil-nucleotiden worden vervangen door m1Psi. De rechtbank is echter met gedaagden van oordeel dat de gemiddelde vakpersoon, gebruikmakend van de algemene vakkennis, al deze kenmerken van conclusie 1 en 3 van EP 949 wel impliciet op een directe en ondubbelzinnige wijze opmaakt uit WO 708, meer specifiek uit par. [0056], Example 31, waarin wordt verwezen naar Examples 2 en 7, en par. [0074]. De lijst in Example 3 1 is weliswaar een standaardlijst waarin vele modificaties zijn opgenomen, maar dit neemt niet weg dat de m1Psi-modificatie hierin wel geïndividualiseerd wordt geopenbaard. Het is voor de gemiddelde vakpersoon geen undue burden om te begrijpen dat een uit de lijst gekozen modificatie zoals m1Psi in het mRNA moet worden ingebouwd op de wijze zoals beschreven in Example 2 en 7, dus vervanging van 100% van de nucleotiden. Inherent aan de keuze voor m1Psi (een pseudo-uridine) is dat (alle) uracil-nucleotiden hiermee worden vervangen. Voldoende duidelijk is voorts dat de gemiddelde vakpersoon eveneens zonder undue burden aldus gemodificeerd mRNA kan maken.