Vernietiging octrooi NPS wegens gebrek aan inventiviteit

Rechtbank Den Haag 6 februari 2019, IEF 18367; ECLI:NL:RBDHA:2019:934 (Accord tegen NPS) Octrooirecht. ABC. NPS is een farmaceutisch bedrijf, dat een geneesmiddel heeft ontwikkeld. Zij heeft een octrooi op dit geneesmiddel, en een aanvullend beschermingscertificaat (hierna: het ABC). Accord is een producent van generieke geneesmiddelen en vordert vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi en nietigverklaring van het ABC. Nu EP 761 immers beoogt één uit de klasse geselecteerde calcimimetische verbinding onder bescherming te stellen die geschikt is om te kunnen worden gebruikt als geneesmiddel, is elke calcimimetische verbinding uit de stand van de techniek die beschikt over de benodigde eigenschap van een EC50 waarde van minder of gelijk aan 5 µM, reëel vergelijkingsmateriaal voor cinacalcet. Nu het octrooi niet voldoet aan de eisen van inventiviteit wordt het vernietigd en het ABC nietig verklaard. NPS wordt veroordeeld in de proceskosten, begroot op 200.000 euro.

4.5. Om de keuze voor cinacalcet als inventief aan te kunnen merken, dient cinacalcet aldus in elk geval een technische bijdrage aan de stand van de techniek te leveren, waaraan wordt voldaan als de selectie onverwacht voordelige of verbeterde eigenschappen bezit ten opzichte van de stand van de techniek. Indien die bijdrage wordt geleverd, is de vraag of de vakman vanuit de stand van de techniek die selectie zou hebben gemaakt in de hoop het onderliggende technische probleem op te lossen of in de verwachting die verbeterde of voordelige eigenschappen te vinden.

4.13. NPS stelt zich op het standpunt dat, indien de problem solution approach (hierna: PSA) bij de beoordeling van de inventiviteit wordt toegepast, moet worden uitgegaan van een in de stand van de techniek geopenbaarde concrete verbinding die in structureel opzicht zo min mogelijk afwijkt van cinacalcet. Naar het oordeel van de rechtbank dient cinacalcet echter ten opzichte van al de hiervoor genoemde in de stand van de techniek specifiek geopenbaarde calcimimetische verbindingen die voldoen aan de gestelde voorwaarde wat betreft activiteit te beschikken over (een) onverwacht voordelige of verbeterde eigenschap(pen) om als inventief te kunnen worden aangemerkt. Nu EP 761 immers beoogt één uit de klasse geselecteerde calcimimetische verbinding onder bescherming te stellen die geschikt is om te kunnen worden gebruikt als geneesmiddel, is elke calcimimetische verbinding uit de stand van de techniek die beschikt over de benodigde eigenschap van een EC50 waarde van minder of gelijk aan 5 µM, reëel vergelijkings-materiaal voor cinacalcet. Daaraan staat niet in de weg, zoals NPS betoogt, dat US 827 de werkzaamheid van die verbindingen niet met een concreet cijfer weergeeft.

4.22. Dit leidt ertoe dat, voor zover daaruit al volgt dat het verschil in werkzaamheid dermate groot is dat alsnog van een onverwachte eigenschap van cinacalcet kan worden gesproken, ook de onderzoeksresultaten van na de moederaanvrage die zien op de verhoogde activiteit van cinacalcet (NPS wijst op de aan het EOB gerichte brief van 29 augustus 2003 met bijlagen (zie 2.40)) buiten beschouwing dienen te blijven.

4.32. Uit het voorgaande volgt dat met Accord is aan te nemen dat de vakman, die vanuit US 827 in lijn met de aanmoediging in de stand van de techniek en volgens de daarin genoemde procedure andere moleculen binnen de algemene formule gaat testen, op cinacalcet en haar verbeterde werkzaamheid zal stuiten, zonder daarvoor het creatieve denkwerk te verrichten dat benodigd is voor het verkrijgen van octrooirechtelijke bescherming.

4.33. Al het voorgaande leidt tot de slotsom dat niet wordt voldaan aan de voorwaarden om de selectie van een verbinding uit een al in de stand van de techniek geopenbaarde klasse als inventief aan te kunnen merken. De keuze voor cinacalcet en daarmee conclusie 1 van EP 761 ontbeert derhalve inventiviteit.

4.37. Accord vordert in totaal vergoeding van een bedrag van € 298.805,60 (inclusief griffierecht). NPS heeft de redelijkheid en evenredigheid van dit bedrag bestreden. NPS heeft ter zitting onder meer vraagtekens geplaatst bij de werkzaamheden van begin 2016, anderhalf jaar voor aanvang van deze procedure, en bij werkzaamheden van begin 2017 over “admissability of the licensee”, die volgens haar niet onder deze procedure (kunnen) vallen. De uitleg van Accord over de hoogte van de door haar opgevoerde kosten, onder andere dat zij een zogenaamde file inspection heeft laten uitvoeren in Canada en – anders dan NPS – een deskundige heeft ingeschakeld, is niet afdoende om de hoogte te verklaren. Zo heeft zij bijvoorbeeld niet uitgelegd op welke wijze de werkzaamheden van begin 2016 aan deze procedure te relateren zijn. De omvang van het dossier is ook geen rechtvaardiging voor een hoge vordering als die van Accord.

4.38. De rechtbank ziet in het voorgaande aanleiding om de door Accord gevorderde proceskosten te matigen. De rechtbank zal de te vergoeden proceskosten van Accord begroten op een naar haar oordeel voor deze zaak als redelijk en evenredig aan te merken bedrag van € 200.000,-. Het toe te wijzen bedrag zal worden vermeerderd met de gevorderde wettelijke rente als in het dictum vermeld.